22 Ene Choque de los Gallos en la UE
El 15/01/2025, el Tribunal General de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto T-104/24, Kokito I Punt/EUIPO – Fédération française de football (Représentation d’un coq), ECLI:EU:T:2025:10, relacionado con la solicitud de una marca de la UE (MUE) figurativa que representaba un gallo, opuesta por la Fédération Française de Football (FFF) por riesgo de confusión con una de sus MUE que también representaba un gallo.
El Tribunal General les dio la razón a la EUIPO y la FFF, pero no sin criticar algunas de las apreciaciones de la EUIPO.
Antecedentes
En 2021, la FFF interpuso oposición ante la EUIPO contra la solicitud de MUE reproducida a continuación, que representaba un gallo y pretendía distinguir productos en la clase 25:
La FFF basó su oposición en la MUE reproducida a continuación, que también distinguía productos en la clase 25, y en el artículo 8.1.b) del Reglamento de MUE, es decir, en la existencia de riesgo de confusión con su marca:
En 2023, la División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición al considerar que había riesgo de confusión por parte del público. Apreció que los productos eran idénticos y estaban dirigidos al público en general, cuyo grado de atención era medio, que las marcas eran visualmente similares al menos en un grado por debajo del medio y conceptualmente similares al menos en un alto grado y que, aunque había algunas diferencias entre los gráficos, su impresión general era similar.
Más tarde ese año, la Sala de Recursos de la EUIPO desestimó el recurso de la solicitante, coincidiendo con la valoración de la División de Oposición de la EUIPO. A su criterio, existía el riesgo de que al menos parte del público relevante pudiera creer que los productos distinguidos por la marca anterior de la FFF y los distinguidos por la marca impugnada provenían de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Tuvo en cuenta que era común que los fabricantes de ropa utilizaran marcas derivadas para distinguir sus diferentes líneas de productos.
La solicitante interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. Solicitó la anulación de la resolución de la Sala de Recursos, argumentando que ésta había cometido error en la valoración de la comparación de las dos marcas y en la valoración global del riesgo de confusión.
Sentencia
El Tribunal General desestimó el recurso confirmando la resolución de la Sala de Recursos, pero ajustó el grado de similitud entre las marcas.
En cuanto a la marca anterior, consideró que su elemento figurativo era dominante dado su tamaño y posición; era más llamativo que el elemento denominativo FFF, que no era insignificante, pero menos importante en la impresión general de la marca.
En cuanto a la comparación visual, el Tribunal General determinó que, aunque la Sala de Recursos no había cometido error al estimar que las marcas eran visualmente similares, debería haber calificado la similitud visual como media en lugar de “al menos por debajo de la media”.
El Tribunal General apreció que, a pesar de las diferencias existentes, la impresión general de las marcas era similar, particularmente porque el consumidor medio solo retendría un recuerdo imperfecto de ellas. Consideró que los dos gallos estaban estilizados de manera esencialmente similar, de modo que su presentación contenía varias características similares. Ambos gallos se mostraban de perfil. El plumaje representaba los cuerpos de los gallos con las plumas representadas por una serie de curvas, dispuestas de la misma manera. Las cabezas de los gallos también se representaban de manera similar: no contenían contorno y estaban formadas por cuatro elementos dibujados de manera básica: un punto que indicaba el ojo, una forma de cuña que representaba el pico abierto y dibujos de la barbilla y la cresta características de un gallo.
En opinión del Tribunal General, los gráficos de los gallos se parecían no solo porque compartían rasgos básicos de gallo, sino sobre todo porque estaban representados de la misma manera muy estilizada. Las diferencias en los elementos denominativos y decorativos de la marca de la FFF no podían compensar la similitud de los gráficos de los gallos a pesar de que estos no eran idénticos. Subrayó que el hecho de que las diferencias existentes no fueran suficientes para descartar la similitud visual no significaba que los elementos no similares fueran ignorados por la Sala de Recursos.
En cuanto a la comparación conceptual, el Tribunal General determinó que, dado que ambas marcas se referían al mismo concepto —un gallo altamente estilizado e impresionista—, la Sala de Recursos debería haberlas considerado conceptualmente idénticas en lugar de «altamente similares».
Observó que el elemento denominativo FFF no afectaría la percepción conceptual, ya que no se le podía atribuir contenido semántico, y que las diferencias en los detalles de estilización de los gallos no eran decisivas. A su criterio, una comparación conceptual consistía en evaluar si los signos contenían imágenes con contenido semántico análogo. En este caso, a pesar de las diferencias entre los gráficos de los gallos, el público relevante los percibiría como signos que evocan el mismo concepto de un gallo altamente estilizado e impresionista.
Asimismo, apreció que la Sala de Recursos no había considerado que las marcas fueran conceptualmente similares simplemente porque contenían una representación del mismo animal, sino porque ambas representaban las características básicas de un gallo y evocaban el mismo concepto preciso y específico: un gallo altamente estilizado e impresionista.
En la valoración global del riesgo de confusión, el Tribunal General compartió la conclusión de la Sala de Recursos. Observó que ésta valoró tanto las marcas en su conjunto como las diferencias entre ellas. Esas diferencias simplemente no eran suficientes para descartar el riesgo de confusión.
Basándose en que las marcas eran visualmente similares en grado medio y conceptualmente idénticas, en la imposibilidad de compararlas fonéticamente, en la identidad de los productos y en el grado medio de distintividad de la marca anterior, concluyó el Tribunal General que existía la probabilidad de que el público relevante, que tenía un nivel de atención medio, pudiera ser inducido a creer, al comprar los productos en cuestión, que estos provenían de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
Hay que destacar también que el Tribunal General desestimó la alegación de la solicitante de que la resolución de la Sala de Recursos tenía el efecto de prohibir, de manera general, el uso de una representación de un gallo en un signo compuesto. El riesgo de confusión no surgía del mero hecho de que las marcas contenían una representación de un gallo, sino de la forma específica en que se representaban los gallos.
Finalmente, el Tribunal General recordó a la solicitante que la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe evaluarse únicamente sobre la base del Reglamento de MUE, tal como lo interpreta la judicatura de la UE, y no sobre la base de las resoluciones anteriores de la EUIPO.
Comentario
Es interesante ver cómo el Tribunal General puede estar de acuerdo con la resolución y conclusión de la EUIPO de que existe riesgo de confusión, pero no con sus apreciaciones sobre el grado de similitud entre las marcas. Es positivo ver cómo el Tribunal General hace su propia evaluación del grado de similitud. En el presente caso, también es útil advertir que dos marcas deben considerarse conceptualmente idénticas cuando “usan” o “contienen” (y no solo cuando “consisten en”) imágenes que evocan o transmiten el mismo concepto y que los elementos adicionales de las marcas pueden no afectar la percepción conceptual si no se les puede atribuir contenido semántico.
Autor: Emil Edissonov, abogado y socio de Curell Suñol
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