29 Mar ¿Es técnico el diseño?
Nueva sentencia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado recientemente una nueva sentencia (C-684/21; 02/03/2023) sobre la cuestión de cómo determinar si una característica de apariencia, en un diseño registrado, está dictada exclusivamente por su función técnica.
Ésta es una cuestión importante que afecta a la validez de los diseños registrados en Europa. En efecto, de acuerdo con el artículo 8(1) del CDR (Reglamento nº 6/2022 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios), un diseño registrado no puede ser reconocido en una característica de apariencia (normalmente, una forma) dictada exclusivamente por su función técnica.
No siempre es fácil determinar el carácter exclusivamente técnico de una forma. En muchos casos, cuando el diseñador de un producto elige una forma, tiene en cuenta la impresión visual, además de su función técnica.
Antecedente: la sentencia “DOCERAM” C-395/16 del TJUE del 8 de marzo de 2018
En su importante sentencia anterior “DOCERAM” (C-395/16; 08/02/2018), el TJUE estableció que, para determinar si una característica de apariencia está dictada exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que la función técnica es el único factor que determina la elección de la característica. Para ello, es irrelevante la existencia de diseños alternativos que realicen la misma función.
El TJUE justificó este último principio (irrelevancia de los diseños alternativos) como una forma de impedir que un operador económico pueda registrar como diseño todas las variantes de forma concebibles para realizar una misma función técnica, con lo cual se beneficiaría de una protección exclusiva que, en la práctica, sería equivalente a la conferida por una patente, sin verse sometido a los requisitos aplicables para la obtención de esta última.
Sin embargo, en la misma sentencia “DOCERAM” el TJUE matizaba que la existencia de diseños alternativos, sin ser determinante, puede ser tenida en cuenta. Más concretamente, la apreciación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión, los datos relativos a su utilización o incluso la existencia de diseños alternativos que permitan realizar la misma función técnica, siempre que estas circunstancias, estos datos o esa existencia se sustenten en pruebas fiables.
En el caso de la sentencia “DOCERAM”, los diseños comunitarios registrados nº 000242730-0001 – 0014 se referían a unos pernos de centrado para la fabricación de componentes de cerámica, con diferentes formas y tamaños:
Estos diseños registrados fueron invalidados, porque se consideró que todas las características de forma del producto estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.
La sentencia C-684/21 del TJUE del 2 de marzo de 2023
En el caso analizado por esta sentencia, el diseño registrado nº 001344022-0006 se refiere a un dispensador de papel de embalaje:
El TJUE retoma los principios generales que ya fijó en su importante sentencia anterior “DOCERAM” de 2018, en particular el principio según el cual la existencia de diseños alternativos no es determinante para concluir que una característica de apariencia no está dictada únicamente por su función técnica. Además, el Tribunal precisa que no es determinante el hecho de que el titular del diseño registrado sea también titular de registros para un gran número de diseños alternativos que permitan realizar la misma función técnica.
Al mismo tiempo, el TJUE reafirma que es necesario realizar una valoración global, teniendo en cuenta los múltiples factores relevantes en cada caso. Más concretamente, el TJUE establece que la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes del caso concreto, en particular aquellas que rigen la elección de las características de apariencia en cuestión, la existencia de diseños alternativos que permitan realizar la función técnica y el hecho de que el titular del diseño registrado en cuestión sea titular de un gran número de diseños alternativos registrados, sin que esto último sea determinante.
Por otra parte, el TJUE también se pronuncia sobre la cuestión de si debe tenerse en cuenta una posible policromía del producto, cuando el diseño registrado no muestra esta policromía. La cuestión se planteó porque el titular del diseño registrado había alegado que el dispensador del papel está realizado en dos piezas ensamblables entre sí para permitir fácilmente fabricar el producto con una gran variedad de combinaciones de colores, lo cual indica que el diseñador tuvo en cuenta la impresión visual del producto y no solo su función técnica. El TJUE considera que, a efectos de examinar si la apariencia de un producto está dictada exclusivamente por la función técnica, el hecho de que el diseño del producto admita una policromía no puede tenerse en cuenta cuando esta no se desprenda del diseño registrado. En efecto, en este caso el diseño registrado (RCD nº 001344022-0006) solo contiene dibujos lineales en blanco y negro.
Comentarios
El diseño industrial, por su propia naturaleza, suele combinar utilidad y apariencia. Por ello, en general es posible identificar una función técnica en la mayoría de productos de diseño.
A la vista de las sentencias del TJUE comentadas anteriormente, puede parecer difícil defender la validez de un diseño registrado en Europa cuando su forma esté relacionada con una función técnica. De acuerdo con los principios establecidos por estas sentencias, es necesario demostrar que el diseñador ha tenido en cuenta otras consideraciones además de la función técnica, en particular consideraciones relacionadas con la impresión visual del producto, y no es suficiente alegar la existencia de formas alternativas que realicen la misma función técnica, ni la posibilidad de fabricar el producto con acabados que no sean visibles en las figuras del diseño registrado.
Sin embargo, en la práctica, es posible registrar válidamente diseños cuya forma esté relacionada con una función técnica.
En primer lugar, conviene recordar que un diseño registrado solo es nulo en su totalidad si todas sus características de apariencia están dictadas exclusivamente por su función técnica. Aunque una parte de un producto esté excluida del diseño por estar dictada exclusivamente por su función técnica, esto no impide que otras partes del producto sustenten la novedad y el carácter singular necesarios para la validez del registro.
En segundo lugar, atribuir una función técnica a una forma no es suficiente para concluir que esta forma está dictada exclusivamente por su función técnica. Es necesario valorar si, en la concepción del diseño, se ha considerado la impresión visual del producto, y esta valoración debe realizarse teniendo en cuenta los múltiples factores relevantes en cada caso.
Existen diversas decisiones recientes de las Salas de Recurso de la EUIPO en las que la Sala ha rechazado que la forma del diseño esté dictada exclusivamente por su función técnica.
Decisiones recientes de las Salas de Recurso de la EUIPO
Los diseños comunitarios registrados mostrados a continuación han sido objeto de decisiones recientes de la Sala de Recurso de la EUIPO, dictadas en 2022 y 2023. En todos los casos, las Salas de Recurso han rechazado que la forma del diseño esté dictada exclusivamente por su función técnica.
- RCD-000699194-0004 – Decisión R 2062/2019-3 del 03/02/2022
El diseño registrado se refiere a un soporte que puede servir en la cocina como plancha para cortar alimentos o como protector de mesa.
La Sala de Recurso ha considerado que, aunque algunas características del producto pueden estar predeterminadas por razones técnicas, como el diámetro mínimo de las barras, la distancia máxima entre barras y los elementos de conexión en los extremos de las barras, esto no es suficiente para invalidar el registro. La Sala considera que es posible preparar comida utilizando simplemente una mesa, en lugar del producto al que se refiere el diseño, y que este producto es un complemento que puede estar en primer plano en la cocina y por ello la apariencia es importante en el diseño.
- RCD-002873877-0002 – Decisión R 0024/2021-3 del 16/03/2022
El diseño registrado se refiere a un lector de tarjetas:
En este caso, la Sala de Recurso rechaza los argumentos de invalidez del registro porque se refieren únicamente a la función técnica de la ranura de entrada para tarjetas, sin considerar las otras características de apariencia del producto como la forma cuadrada, las esquinas redondeadas y la superficie lisa.
- RCD-003517234-0095 – Decisión R 0485/2021-3 del 28/09/2022
El diseño registrado se refiere a un conector destinado a ser insertado parcialmente en un orificio en el canto de una placa (por ejemplo, para unir elementos de un mueble):
La Sala de Recurso considera que el diseño del conector impugnado no se basa únicamente en consideraciones técnicas, sino también en la apariencia del cuerpo y de la cubierta que permanece visible.
En este caso, la Sala de Recurso toma en consideración la existencia en el mercado de una gran variedad de formas de conectores. Esta variedad de formas, sin ser determinante, refuerza la conclusión de que la función técnica no es la única consideración que se ha tenido en cuenta en el diseño.
- RCD-002148726-0001 – Decisión R 0878/2022-3 del 16/02/2023
El diseño registrado se refiere a unos calcetines con calefacción:
La Sala de Recurso considera que no todas las características de apariencia están dictadas exclusivamente por su función técnica. El diseño en cuestión forma parte de un producto (un calcetín con calefacción) en el que debe suponerse que también juegan un papel las consideraciones estéticas. El hecho de que el aspecto estético o visual sea generalmente un factor importante en el diseño de la ropa también es relevante. Aparte de las consideraciones técnicas, el color, el posicionamiento y el tamaño de los diferentes elementos también pueden haber jugado un papel en el diseño.
Es de resaltar que la Sala de Recurso ha tenido en cuenta la existencia de solicitudes de patente del titular relativas a aspectos técnicos del calcetín con calefacción, pero ha considerado que no es determinante por sí misma. Según la Sala, los documentos de patente tienen una finalidad exclusivamente técnica y no han de servir para descartar automáticamente la posibilidad de que otras consideraciones, además de las técnicas, también hayan influido en la creación del diseño.
- RCD-000141999-0008 – Decisión R 2416/2018-3 del 03/03/2023
El diseño registrado se refiere a un rollo de etiquetas para imprimir:
La Sala de Recurso considera que el diseño contiene una serie de características que fueron elegidas únicamente para realizar su función, pero también contiene otras características, como la tira trasera, las etiquetas y los colores, para las cuales no se ha probado que fueran seleccionadas para realizar únicamente una función técnica.
En este caso, la Sala de Recurso también tiene en cuenta la existencia de una variedad de formas alternativas. Esta variedad de formas, sin ser determinante, refuerza la conclusión de que la función técnica no es la única consideración que se ha tenido en cuenta en el diseño.
Además, la Sala toma en consideración una declaración jurada del diseñador, de la que se desprende que, para realizar el diseño de las etiquetas, eligió ciertas características, como el color de la tira trasera, los lados redondeados de los orificios, la longitud específica de las marcas de impresión y el rectángulo en los extremos de las marcas de impresión, no sólo por su función técnica sino por la necesidad de cumplir con unas expectativas de apariencia visual del producto.
Autor: Robert Roser, Doctor Ingeniero Industrial, Agente de la Propiedad Industrial, Agente de Patentes Europeas, Agente Europeo de Marcas, Dibujos y Modelos.
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