13 Oct Batalla de felinos: el gato se ha comido al tigre
El pasado 13 de julio de 2022 se puso fin a la larga batalla legal entre dos de las grandes compañías internacionales fabricantes de maquinaria destinada, entre otras, a la industria de los recursos naturales. En efecto, hablamos de la ya famosa contienda entre Caterpillar Inc. y Tigercat International Inc.
Caterpillar Inc, conocida por el público general como 
no necesita presentación, y es que cualquiera de nosotros se habrá fijado alguna vez en esas pesadas y monstruosas excavadoras de color amarillo que ocupan la mayor parte de las obras de construcción de edificios de nuestras ciudades. Pues sí, esa es parte de la maquinaria que comercializa nuestro actor principal, que el 17 de diciembre de 2013 presentó oposición contra la solicitud de Marca de la Unión Europea “TIGERCAT” de Tigercat International Inc.
Tigercat International Inc., por su parte, es una compañía fundada en Canadá especializada en la fabricación de maquinaria para el sector de la cosecha forestal y sus equipos comparten con Caterpillar Inc. un rasgo fundamental, el color que los identifica. Y es que ambas compañías usan ese característico color amarillo.
Probablemente este hecho habrá incomodado a Caterpillar Inc., anterior en el tiempo al ser fundada hace casi 100 años. Sin embargo, el motivo del presente conflicto es el modo en que ambas compañías se presentan en el mercado, es decir, mediante las marcas “CAT” y “TIGERCAT”, respectivamente.
Como ya hemos adelantado, en 2013, Tigercat International Inc. solicitó el registro de la palabra “TIGERCAT” como marca de la Unión Europea para productos de la clase 7, que podemos englobar en «Equipo forestal motorizado especializado”.
En diciembre de 2013, Caterpillar Inc. presentó oposición de conformidad con los artículos 8, apartado 1, letra b), y 8, apartado 5, del RMUE en base sus MUE anteriores “CAT” (denominativa) y 
que cubrían mercancías de las clases 7 y 12 (entre otras, máquinas forestales).
En 2019, la División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición en su totalidad y Tigercat International Inc. recurrió la decisión ante la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO. En 2020, la Sala de Recursos desestimó la apelación en su totalidad y concluyó que existía riesgo de confusión de conformidad con el artículo 8.1.b).
Posteriormente, Tigercat International Inc. recurrió ante el Tribunal General.
Si bien el fallo de la sentencia del Tribunal General no nos sorprendió, sí que nos pareció relevante e interesante el análisis y valoración final realizada que permitió alcanzar el resultado que a continuación revelaremos.
Las marcas enfrentadas “CAT” y “TIGERCAT” son evidentemente similares al compartir la secuencia “CAT”, que se corresponde con la totalidad del elemento denominativo de las marcas anteriores. Además, designan productos idénticos en la Clase 7, pero ¿hay riesgo de confusión para el público relevante?
Según el Tribunal General sí lo hay, al evidenciarse un riesgo de asociación entre los signos en liza, lo que confirma la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO. Se mantiene así la denegación de la marca “TIGERCAT” solicitada. Pero ¿cómo se ha llegado a dicha conclusión?
Evidentemente, la similitud de signos y la identidad aplicativa existente deriva, en muchos casos, en un riesgo de confusión y/o de asociación casi automático, pero no siempre es así, dado que se tienen que tener en cuenta otros factores, sobre todo, en casos complejos como el actual, en el que el público relevante es técnico y muestra un grado de atención elevado.
En este sentido, el Tribunal General ha señalado que, si bien el público al cual se dirigen ambos signos es de tipo profesional especializado y prestará un grado de atención elevado a la hora de comprar los productos designados, lo cierto es que no comparará las marcas de forma detallada y se remitirá al recuerdo imperfecto que guarda de ellas, por lo que el hecho de que el grado de atención sea elevado no excluye que pueda existir riesgo de confusión y/o asociación entre los signos.
Es en este punto y teniendo en cuenta este factor que el Tribunal General procede a comparar las marcas y tomar su decisión final.
Si bien es indiscutible que las marcas son similares al ser visual y fonéticamente idénticas en parte, lo cierto es que en este caso juega un papel fundamental el aspecto conceptual.
Contrariamente a lo mantenido por Tigercat International Inc., el Tribunal General considera que la marca solicitada “TIGERCAT” está dividida en dos palabras diferenciadas y fácilmente entendibles por el público de habla inglesa, “TIGER” y “CAT”, que identifican a los dos felinos que todos conocemos. En respuesta a las alegaciones de Tigercat International Inc. el Tribunal General señala incluso que, aunque el elemento “CAT” de las marcas anteriores pudiera ser identificado como un apócope de “Caterpillar”, dicho significado también sería trasladado a la marca “TIGERCAT”.
El hecho de que las marcas anteriores estén compuestas por el elemento denominativo “CAT” deriva así en una identidad parcial también en el plano conceptual, lo que implica que los signos en liza transmitan un mensaje muy similar al consumidor.
La consecuencia de que el Tribunal General haya determinado que la marca solicitada se divide en dos palabras con carácter distintivo, deriva también en que, a la hora de analizar la marca solicitada “TIGERCAT”, se haya concluido que, en contra de lo mantenido por el solicitante, ninguna de las dos palabras es el elemento dominante del signo y que “TIGER” y “CAT” son elementos distintivos con el mismo peso dentro del conjunto del signo, por lo que el público prestará la misma atención a cada uno de ellos.
Esta circunstancia es de suma importancia, dado que desplaza la doctrina jurisprudencial que señala que, en la mayoría de los casos, el elemento inicial de un signo es el dominante, por ser el que primero capta la atención del público y, en consecuencia, el que principalmente determina si existe o no riesgo de confusión y/o asociación.
Todo lo anterior deriva en que el Tribunal General haya resuelto que nos encontramos ante marcas parcialmente idénticas en sus elementos principales y distintivos “CAT”, las cuales designan productos idénticos. A ello debemos sumar que el Tribunal confirma el carácter renombrado de las marcas “CAT” anteriores para productos de la clase 7, por lo que, aunque el público pueda mostrar un grado de atención elevado a la hora de comparar las marcas, se resuelve que este asociará los signos y erróneamente creerá que la marca solicitada “TIGERCAT” es una derivación de las marcas anteriores “CAT” o que los productos designados por la marca solicitada corresponden a una de las diferentes líneas de productos comercializadas por el titular de las marcas anteriores.
Por todo ello, se dictamina la incompatibilidad de las marcas.
Para finalizar, el Tribunal General señala que, en contra de lo mantenido por Tigercat International Inc., no se han aportado pruebas suficientes que demuestren que las marcas enfrentadas han coexistido de forma pacífica en el mercado, por lo que la alegada coexistencia marcaria no se puede tener en cuenta.
Lo más relevante de este asunto y donde debemos centrar nuestra atención es la valoración del aspecto conceptual y la importancia que le otorga el Tribunal General. Como se ha podido ver, el plano conceptual es determinante a la hora de comparar marcas y es capaz de influenciar de manera decisiva el estudio de los planos visual y fonético, así como la identificación de los elementos distintivos y dominantes de los signos. El plano semántico puede llegar a ser determinante y decidir el destino de una marca.
Autor: Albert Olea Cortés