28 Mar Coinbase vs bitFlyer: los criptointercambios luchan por la marca coinbase en la UE
El Tribunal General recuerda a la EUIPO que, para apreciar la mala fe, debe tener en cuenta todas las circunstancias de hecho propias del caso que existían en el momento en que se presentó la marca impugnada
El Tribunal General de la Unión Europea no dio la razón a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) [algo que no ocurre todos los días] en su reciente sentencia de 22 de marzo de 2023, recaída en el asunto Coinbase/EUIPO – Coinbase Global (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156. En cambio, estimó las pretensiones de Coinbase, Inc., empresa estadounidense que opera una de las mayores plataformas de comercio de criptodivisas, Coinbase, fundada en 2012 con la idea de que cualquier persona, en cualquier lugar, debería ser capaz de enviar y recibir la criptodivisa Bitcoin de forma fácil y segura.
Antecedentes del caso
El 3 de febrero de 2016, la empresa japonesa bitFlyer Inc, que opera la plataforma de comercio de criptodivisas bitFlyer [nº 1 en volumen de comercio de Bitcoin en Japón desde 2017], presentó la marca internacional nº 1308248 «coinbase» (denominativa) en relación con productos y servicios en las clases 9, 35, 36, 38 y 42.
El 29 de junio de 2018, Coinbase, Inc. presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad contra la designación UE de la marca «coinbase» contra todos los productos y servicios. Los motivos de nulidad invocados fueron los contemplados en i) el artículo 60.1.a) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea 2017/1001, en relación con el artículo 8.1.b) [riesgo de confusión], sobre la base, entre otros, de la marca internacional anterior nº 1216587 COINBASE (denominativa), en las clases 9, 36 y 42, y ii) el artículo 59.1.b) [mala fe]. Para sustentar su alegación de mala fe, Coinbase, Inc. alegó, en esencia, que bitFlyer Inc. conocía o debería haber conocido su intenso uso anterior de la marca COINBASE en los EE.UU. y la UE para un software que permite el comercio con la criptomoneda Bitcoin.
La División de Anulación de la EUIPO acordó la nulidad de la marca impugnada en relación con los productos y servicios idénticos y similares a los de la marca anterior por existir riesgo de confusión en el público. Desestimó la nulidad en relación con los productos y servicios no similares. En particular, consideró que Coinbase, Inc. no había presentado pruebas concretas y convincentes de que bitFlyer Inc. hubiera actuado de forma deshonesta al solicitar la marca impugnada.
Coinbase Inc. recurrió la resolución. En su escrito con los motivos del recurso, limitó el alcance del recurso a los productos y servicios para los que se había rechazado la nulidad.
La Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Señaló que el alcance del recurso se limitaba a determinar si había mala fe en relación con el hecho de que bitFlyer Inc. hubiera solicitado la marca para productos y servicios no similares. Consideró que no había nada en el expediente que permitiera concluir que, en relación con los productos y servicios no similares objeto del recurso, bitFlyer Inc. tuviera intenciones deshonestas e intentara deshonestamente bloquear un uso legítimo de la marca por parte de un competidor, como Coinbase, Inc.
Coinbase Inc. interpuso recurso ante el Tribunal General.
Las apreciaciones del Tribunal General
El Tribunal General recordó que la jurisprudencia del TJUE establece que, para determinar si un solicitante actúa de mala fe, deben tomarse en consideración todos los factores pertinentes específicos del caso concreto que existían en el momento de presentar la solicitud de marca de la UE (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 53) [§34].
Añadió que pueden tenerse en cuenta también el origen del signo impugnado y su uso desde su creación, la lógica comercial subyacente a la presentación de la solicitud de registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los acontecimientos que condujeron a dicha presentación (sentencia de 16 de diciembre de 2020, Pareto Trading/EUIPO – Bikor y Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH), T-438/18, EU:T:2020:630, apartado 21) [§35].
Se preguntó el Tribunal si la Sala de Recurso de la EUIPO había tomado correctamente en consideración todos los factores pertinentes propios del caso que existían en el momento de la presentación de la marca impugnada [§36].
A esa interrogante respondió negativamente porque la valoración de mala fe de la Sala de Recurso sólo se refería a los productos y servicios no similares [§39 y 40].
Aunque el recurso ante la Sala de Recurso se limitara a los productos y servicios no similares, para tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso a la hora de valorar la mala fe, de conformidad con la jurisprudencia, la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración los productos y servicios similares. Éstos formaban parte de los productos y servicios solicitados por bitFlyer Inc. en el momento de presentar la marca impugnada. Por lo tanto, la apreciación de la mala fe por parte de la Sala de Recurso debería haber abarcado también los productos y servicios similares y las pruebas relativas a ellos [§38].
Al no incluir los productos y servicios similares en su valoración de la mala fe, la Sala de Recurso no tomó debidamente en consideración, en la apreciación global de la mala fe, todos los factores pertinentes específicos del caso que existían en el momento de presentar la marca impugnada, como exige la jurisprudencia. Por consiguiente, su apreciación estaba viciada por un error [§51-53].
En consecuencia, el Tribunal General estimó el recurso de Coinbase, Inc. y anuló la resolución de la Sala de Recurso. Pero el asunto no ha terminado. Ahora le corresponde a la Sala de Recurso pronunciarse de nuevo sobre la nulidad en consonancia con la sentencia comentada.
Comentario
Estamos de acuerdo con las apreciaciones del Tribunal General. De la jurisprudencia se desprende que, a la hora de apreciar la mala fe, la EUIPO (o los tribunales nacionales) deben tomar en consideración todas las circunstancias de hecho relevantes tal y como se presentaban en el momento en que se solicitó la marca impugnada; ese momento es decisivo (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, §35). Lo que debe ser decisivo no es el alcance del recurso (que parece lógico, dada la nulidad parcial), limitado años más tarde de la presentación de la marca impugnada, sino la intención del titular de esta con todos los productos y servicios solicitados en su momento y que el solicitante de la nulidad pretendía invalidar la marca impugnada en su totalidad.
Este caso nos recuerda al asunto Stylo & Koton (sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2019, C-104/18, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, citada, por cierto, por la Sala de Recurso en su resolución ahora anulada), en el que tanto la EUIPO como el Tribunal General consideraron que no había mala fe para los servicios no similares. En ese asunto Stylo & Koton, el TJUE anuló la sentencia del Tribunal General y la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. Consideró, en esencia, que no es menos cierto que la recurrente solicitó la nulidad de la marca impugnada en su totalidad y que, por tanto, dicha solicitud de nulidad debía ser examinada valorando la intención del coadyuvante en el momento en el que este solicitó, para diversos productos y servicios, incluidos productos textiles, el registro de una marca de la Unión que incluía el elemento denominativo y figurativo ya utilizado por la recurrente para productos textiles [§61]. Tras ello, la Sala de Recurso de la EUIPO declaró la existencia de mala fe para todos los servicios impugnados, incluso en ausencia de riesgo de confusión.
Autor: Emil Edissonov , Abogado.
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