01 Feb La prueba de uso en oposiciones en España: experiencias y consejos
Este 14 de enero se celebraron los 2 años de entrada en vigor del Decreto-ley 23/2018 por el que se modificaba la Ley 17/2001 de Marcas (LM) y su Reglamento de ejecución (Real Decreto 687/2002, RM).
Entre otras modificaciones, se incluyó la posibilidad de que el solicitante, a efectos defensivos, requiera al oponente para que presente pruebas que acrediten de uso de las marcas oponentes o que justifiquen la falta de uso de estas (si llevan registradas más de 5 años).
Con motivo del segundo aniversario de la implantación del requisito de aportación de prueba de uso en procedimientos de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), queremos compartir nuestra experiencia y consejos para que este trámite se cumplimente o supere con éxito.
Fecha a partir de la cual una marca queda sujeta a uso
En función del tipo de marca, la fecha en la que una marca entra en obligación de uso es diferente:
Para los registros de marca de la Unión (y marcas internacionales que designan la UE) se aplica lo previsto en el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE) y, en consecuencia, la fecha a tener en cuenta es de 5 años desde que la marca quedó registrada.
Por el contrario, respecto de las marcas o nombres comerciales españoles o marcas internacionales que designan España, debemos atenernos a lo previsto en la LM y, por ello, la fecha de 5 años empieza a contar desde que el registro adquirió firmeza. Esta fecha variará pudiendo ser en un mes y un día o dos meses y un día en función de si se ha concedido directamente, después de la desestimación de una oposición, de la desestimación de un recurso de alzada o de un recurso contencioso-administrativo. Por tanto, es muy importante examinar cada caso individualmente y, en caso de duda, consultarnos siempre.
Plazo para solicitar y aportar la prueba (art 21.3 LM 20.2 y 21bis RM)
El Reglamento de Ejecución (RM) de la LM establece que la prueba deberá solicitarse:
En el plazo de un mes desde la publicación de la notificación por la cual la oposición ha sido trasladada al solicitante, en el caso de marcas o nombres comerciales españoles;
En el plazo de cuatro meses desde el rechazo provisional, en el caso de marcas internacionales que designan España.
Una vez solicitada la prueba, el oponente dispone de un mes para aportarla.
Los plazos 1) y 2) no son, en principio, prorrogables. Sin embargo, el plazo del que dispone el oponente podría ampliarse hasta un máximo de 15 días naturales de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Procedimiento Administrativo Común. Dicha solicitud de prórroga debe fundamentarse (el supuesto más frecuente es que el oponente resida fuera de España) y queda a potestad de la Oficina conceder o no la ampliación. Tanto la petición como la decisión deberán producirse antes del vencimiento del plazo y en ningún caso podrá ampliarse un plazo ya vencido.
Suspensión conjunta del procedimiento (Art. 26.d) LM 17/2001)
El artículo 26 d) LM indica que la OEPM podrá suspender el procedimiento de tramitación a solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.
Aunque la nueva redacción de la LM y su Reglamento no lo prevén, de acuerdo con información recabada de la OEPM, en caso de que se haya solicitado prueba de uso en un procedimiento de oposición, una solicitud conjunta de suspensión no se acordará hasta que el trámite de prueba de uso haya finalizado.
Ello significa que, en caso de posible negociación, es recomendable que la suspensión del procedimiento se solicite antes de que se abra el plazo para la solicitud de prueba de uso. Si no, el oponente se verá obligado a aportarla o a alcanzar un acuerdo en el escaso plazo de un mes.
Dicho esto, el artículo 26 LM señala que la Oficina podrá suspender, por lo que queda a discreción de la Oficina aceptar o rechazar dicha solicitud y cuándo hacerlo.
Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que la suspensión debe solicitarse conjuntamente por todas las partes del procedimiento: todos los interesados. De modo que, si hay más de un oponente, todos ellos deberán firmar la solicitud de suspensión.
Contestación a la oposición
Como se ha dicho, una vez recibida la oposición por parte del solicitante, si todas o alguna de las marcas oponentes está sujeta a obligación de uso, puede solicitarse prueba de que ha/n sido usada/s en los últimos 5 años y ello debe hacerse en documento separado respecto de la propia contestación sobre el fondo de la oposición. Esta contestación puede efectuarse en dos momentos del procedimiento:
a) al mismo tiempo que la petición de prueba de uso o
b) cuando se contesta o rebate la prueba de uso aportada por el oponente, para lo cual el RM confiere un nuevo plazo de un mes.
La decisión es estratégica y, a menudo, lo lógico es hacerlo cuando se ha revisado la prueba de uso porque puede abordarse la similitud o disimilitud aplicativa con mayor precisión. Ahora bien, debemos ser conscientes del riesgo que entraña esperar a contestar el fondo de la oposición junto con los comentarios a la prueba de uso.
Puede ocurrir que se cometan errores en el cálculo del inicio de la obligación de uso de las marcas oponentes; en ese caso, si las marcas anteriores no estuvieran realmente sujetas a uso o dicha petición se hubiera formulado con errores que no han sido subsanados, se perdería la oportunidad de contestar el fondo de la oposición.
¿Qué ocurre si la oposición está basada en marcas que están sujetas a uso y otras marcas que no lo están y el oponente decide renunciar a las que están sujetas a uso y no aporta pruebas? Pues bien, ninguna disposición legal prevé esta situación y, como en el supuesto anteriormente comentado, al no haber prueba que trasladar podría ocurrir que no se dé al solicitante un nuevo plazo para presentar las alegaciones que no presentó en un primer momento. La situación es incierta, aunque (a pesar de algún titubeo en la práctica de la OEPM) generalmente se notifica al solicitante este extremo (no se ha aportado la prueba de uso correctamente requerida) y se concede un nuevo plazo de un mes al solicitante para que presente sus alegaciones en relación con los demás motivos de oposición (u otras objeciones).
Por ello, como decíamos, es muy importante anticiparse a este hecho y tener presentes todas las circunstancias del caso antes de decidir la estrategia a seguir.
Tipo de prueba
Finalmente, respecto al tipo de prueba aceptable, la línea seguida por la OEPM es análoga a la que sigue la EUIPO. Es válido cualquier documento que acredite el uso de las marcas en el mercado en el territorio (España para marcas españolas o designaciones de España de marcas internacionales; y la Unión Europea para marcas de la UE) y el periodo relevante (los 5 años que preceden la fecha de solicitud de la marca atacada).
Son de especial interés las facturas, catálogos de productos y servicios debidamente fechados dentro del periodo relevante, declaraciones juradas sobre las cifras de ventas y pruebas de uso en internet durante el periodo y en territorio relevantes (imágenes de la página web y/o tienda on-line así como documentos que prueben el uso en redes sociales).
En CUREL SUÑOL tenemos amplia experiencia en recopilar y preparar la documentación necesaria siguiendo las directrices establecidas por la normativa vigente y, además, ofrecemos a nuestros clientes el servicio de custodia de dichas pruebas para emplearlas en posibles procedimientos futuros.
Nuestro equipo de profesionales (Abogados y Agentes de la Propiedad Industrial) está a su disposición para ayudarles y asesorarles en todo cuanto necesiten para la defensa de sus derechos de marca.
Autora: Sílvia Oliver Codina
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