11 Oct Enero de 2023 nos trae las caducidades y nulidades administrativas ante la OEPM
La Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, prevé en su art. 45 que los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar ante las oficinas la declaración de caducidad o nulidad de una marca.
El 14 de enero de 2019 entró en vigor el Decreto-ley 23/2018 por el que se modificaba la Ley 17/2001 de Marcas (LM) y su Reglamento de ejecución (Real Decreto 687/2002, RM).
En la nueva LM, el apartado 2) de la disposición adicional primera “jurisdicción y nomas procesales” establece que:
La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvención a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54.
No obstante, este precepto no entró en vigor junto con el resto de modificaciones pues el citado Decreto-ley, en la disposición final 7, establecía que la modificación del apartado 2) entraría en vigor el 14 de enero de 2023.
¿Qué cambiará en enero de 2023?
Pues bien, lo que antes eran procedimientos judiciales ante los tribunales del orden mercantil, pasarán a ser procedimientos administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), excepto cuando estas acciones sean ejercidas en vía de excepción o reconvención (por ejemplo, como defensa ante una demanda por infracción de marca, en cuyo caso el organismo competente será el que esté conociendo la cuestión principal).
Con todo, de forma general, los procedimientos de nulidad y caducidad se simplificarán y los costes asociados a ellos se reducirán, lo cual puede animar a los distintos actores en el mercado a instar estas acciones de una forma más asequible y ágil, para evitar o solventar conflictos en su ámbito económico.
Para presentar cualquiera de las dos acciones, será perceptivo el pago de una tasa (igual que ocurre en los procedimientos análogos ante la EUIPO) que, por lo que hemos podido averiguar, estará alrededor de los 200 Euros. La diferencia respecto de la EUIPO es que la OEPM no emitirá una condena en costas a la parte vencida, por lo que cada parte tendrá que asumir sus propios gastos.
Las bases sobre las que fundamentar las acciones de nulidad y caducidad seguirán siendo las mismas que hasta ahora.
CAUSAS DE NULIDAD
Para las nulidades existen motivos absolutos y/o relativos:
1) Los motivos absolutos son aquellos recogidos en el artículo 5 de la LM (falta de distintividad, signos contrarios a la ley, signos que pueden inducir al público a error, etc.) o que haya concurrencia de mala fe del solicitante al presentar la solicitud.
Las acciones de nulidad por motivos absolutos no prescriben.
Puede interponer una acción de nulidad por motivos absolutos cualquier persona, física o jurídica, siempre que tenga capacidad procesal y se considere perjudicada. También las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, etc., o asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
2) Los motivos relativos son aquellos contenidos en los artículos 6 a 10 de la LM, marcas o nombres comerciales anteriores, otros derechos anteriores, etc.
Las acciones de nulidad por motivos relativos (excepto las marcas de agente o representante contempladas en el artículo 10 LM) prescriben a los 5 años desde que se pudieron ejercitar.
Cuando la nulidad se base en una marca o nombre comercial anteriores, cuyo registro tenga más de 5 años en el momento de interposición de la acción de nulidad, el titular del registro posterior impugnado podrá solicitar que se aporte prueba de uso efectivo y real de la marca o nombre comercial anteriores.
No se podrá presentar una acción de nulidad subsiguiente sobre la base de otro derecho que hubiera podido alegarse en la primera demanda o si ya se ha determinado la compatibilidad de los signos en sede judicial.
Pueden interponer acciones de nulidad por motivos relativos los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca o el nombre comercial, licenciatarios autorizados, personas autorizadas en base al art. 9.1 LM y personas autorizadas por la legislación de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas Protegidas.
Los efectos de la declaración de nulidad (tanto si es por motivos absolutos como relativos) son ex tunc, lo que significa que el registro de la marca nunca fue válido.
CAUSAS DE CADUCIDAD
Las causas de caducidad de una marca o nombre comercial son tres:
1) Caducidad por falta de uso (art. 54.1.a LM): cuando la marca o el nombre comercial, registrados desde hace más de 5 años, no ha sido utilizados de forma seria y efectiva durante los últimos 5 años y no existan causas justificativas de dicha falta de uso.
2) Caducidad por vulgarización (art. 54.1.b LM): cuando la marca o el nombre comercial se hayan convertido en la designación habitual para designar un producto o servicio.
(para más información sobre este fenómeno, pueden leer el artículo de nuestro blog ¿Qué es la vulgarización de la marca?)
3) Caducidad por inducir al público a error (art. 54.1.c LM): Cuando, a consecuencia del uso hecho de la marca o el nombre comercial, estos puedan inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios con ellos identificados.
Las acciones de caducidad no prescriben.
Puede interponer una acción de caducidad cualquier persona, física o jurídica, siempre que tenga capacidad procesal y se considere perjudicada. También las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, etc. o asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
Los efectos de la declaración de caducidad son, por defecto, ex nunc, es decir desde la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. No obstante, a instancia de parte, puede determinarse una fecha anterior, por ejemplo, cuando empezó la causa de la caducidad.
La información contenida en este artículo se presenta de manera resumida para una mejor comprensión del lector. Es importante tener en cuenta que hay otros factores y excepciones que considerar para la interposición de estas acciones. Cada caso es único y precisa de un examen pormenorizado. Por ello siempre recomendamos el asesoramiento de un profesional en la materia. Si lo desean, pueden contactarnos y exponernos su caso particular. Estaremos encantados de ayudarles.
Autora: Sílvia Oliver, Abogada
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