11 oct. El gener del 2023 ens porta les caducitats i nul·litats administratives davant l’OEPM
La Directiva 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2015, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, preveu en el seu article 45 que els Estats membres han d’establir un procediment administratiu eficient i expeditiu que permeti sol·licitar prop de les oficines la declaració de caducitat o nul·litat d’una marca.
El 14 de gener de 2019 va entrar en vigor el Decret-llei 28/2018 pel qual es modificava la Llei 17/2001 de Marques (LM) i el seu Reglament d’execució (Reial Decret 687/2002, RM).
En la nova LM, l’apartat 2) de la disposició addicional primera “jurisdicció i normes processals” estableix que:
La competència per a declarar la nul·litat i caducitat dels signes distintius regulats en aquesta Llei correspondrà per via directa a l’Oficina Espanyola de Patentes i Marques i per via de reconvenció a la jurisdicció civil, d’acord amb allò previst als articles 51, 52 y 54.
Tanmateix, aquest precepte no va entrar en vigor alhora que la resta de modificacions ja que el citat Decret-Llei, en la Disposició Final 7, establia que la modificació de l’apartat 2) entraria en vigor el 14 de gener de 2023.
Que canviarà al gener de 2023?
Doncs bé, el que abans eren procediments judicials prop dels tribunals de l’ordre mercantil, passaran a ser procediments administratius prop de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), excepte quan aquestes accions siguin exercides per via d’excepció o reconvenció (per exemple, com a defensa en el marc d’una demanda per infracció de marca, en aquest cas l’organisme competent serà el que estigui coneixent la qüestió principal).
Amb tot, i de manera general, els procediments de nul·litat i caducitat es simplificaran i les despeses que se’n derivin es reduiran, la qual cosa pot animar els diferents actors del mercat a instar aquestes accions d’una manera més assequible i àgil, per evitar o solucionar conflictes en el seu àmbit econòmic.
Per presentar qualsevol de les dues accions, serà perceptiu el pagament d’una taxa (igual que es fa en els procediments anàlegs prop de l’EUIPO) que, pel que hem pogut esbrinar, tindrà un import al voltant dels 200 Euros. La diferència respecte de l’EUIPO és que l’OEPM no fixarà una condemna en costes a la part vençuda, per la qual cosa cada part haurà d’assumir les seves despeses.
Les bases sobre les quals es poden fonamentar les accions de nul·litat i caducitat continuaran sent les mateixes que fins ara.
Causes de nul·litat
Les nul·litats es poden fonamentar en motius absoluts i/o relatius:
1. Els motius absoluts estan recollits a l’article 5 de la LM (manca de distintivitat, signes contraris a la llei, signes que poden induir el públic a error, etc.) o que el sol·licitant hagi actuat de mala fe en presentar la sol·licitud.
Les accions de nul·litat per motius absoluts no prescriuen. Pot interposar una acció de nul·litat per motius absoluts qualsevol persona, física o jurídica, sempre que tingui capacitat processal i es consideri perjudicada.
També les agrupacions o organismes que representin a fabricants, productors, etc., o associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.
2. Els motius relatius són aquells descrits als articles 6 a 10 de la LM, marques o noms comercials anteriors, altres drets anteriors, etc.
Les accions de nul·litat per motius relatius (excepte les marques d’agent o representant contemplades a l’article 10 LM) prescriuen als 5 anys des que es van poder exercir.
Quan la nul·litat es basa en una marca o nom comercial anteriors, registrats des de fa més de 5 anys en el moment d’interposició de l’acció de nul·litat, el titular del registre posterior impugnat podrà sol·licitar que es demostri l’ús efectiu i real de la marca o nom comercial anteriors.
No es podrà presentar una acció de nul·litat subsegüent sobre la base d’un altre dret que s’hagués pogut al·legar en la primera demanda o si ja s’ha determinat la compatibilitat dels signes en seu judicial.
Estan legitimats per interposar accions de nul·litat per motius relatius els titulars de drets anteriors afectats pel registre de la marca o nom comercial, llicenciataris autoritzats, persones autoritzades en base a l’art. 9.1. LM i persones autoritzades per la legislació de Denominacions d’Origen i d’Indicacions Geogràfiques Protegides.
Els efectes de la declaració de nul·litat (tant si és per motius absoluts com relatius) són ex tunc, això vol dir que el registre de la marca mai no va ser vàlid.
Causes de caducitat
Les causes de caducitat d’una marca o nom comercial són tres:
- Caducitat per manca d’ús (art. 54.1.a LM): quan una marca o un nom comercial registrats des de fa més de 5 anys, no han estat utilitzats de forma seriosa i efectiva durant els últims 5 anys i no existeixin causes justificatives de la manca d’ús.
- Caducitat per vulgarització (art. 54.1.b LM): quan la marca o nom comercial s’hagin convertit en la designació habitual per designar un producte o servei. (per a més informació sobre aquest fenomen, podeu llegir l’article del nostre blog Què és la vulgarització d’una marca?)
- Caducitat per induir el públic a error (art. 54.1c LM): Quan, a conseqüència de l’ús realitzat de la marca o nom comercial, aquests poden induir el públic a error, especialment sobre la naturalesa, qualitat o la procedència geogràfica dels productes o serveis amb ells identificats.
Les accions de caducitat no prescriuen.
Pot interposar una acció de caducitat qualsevol persona, física o jurídica, sempre que tingui capacitat processal i es consideri perjudicada. També les agrupacions o organismes que representin a fabricants, productors, etc. o associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.
Els efectes de la declaració de caducitat són, per defecte, ex nunc, és a dir des de la data de presentació de la sol·licitud de caducitat. No obstant, a instància de part, pot determinar-se una data anterior, per exemple, quan va començar la causa de caducitat.
La informació continguda en aquest article es presenta de manera resumida per a una millor comprensió del lector. És important tenir en compte que hi ha altres factors i excepcions a considerar per a la interposició d’aquestes accions. Cada cas és únic i requereix un examen detallat. És per això que sempre recomanem l’assessorament d’un professional en la matèria. Si ho desitgeu, podeu contactar-nos i exposar-nos el vostre cas particular. Estarem encantats d’ajudar-vos.
Autora: Sílvia Oliver, Advocada
Photo by Corina Rainer on Unsplash