11 Oct Ojos de mantequilla, boquita de requesón, envuelto en una tortilla te mando … tu anulación
Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. es una empresa situada en las Palmas de Gran Canaria. En el año 1967, esta empresa suscribió con la empresa irlandesa, Ornua Co-operative Ltd, un contrato de suministro de mantequilla. A raíz de tal contrato y en ese mismo año, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. solicitó la marca española “LA IRLANDESA” para distinguir “mantequillas de todas clases”.
A este registro le siguieron toda una serie de registros de marcas “LA IRLANDESA”, tanto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). No obstante, la relación comercial entre Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. y Ornua Co-operative Ltd finalizó en el año 2011.
A pesar de la finalización de la relación comercial, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. solicitó nuevas marcas con la denominación “LA IRLANDESA”.
En el año 2015, una vez las marcas solicitadas ya habían sido concedidas, el Gobierno de Irlanda y Ornua Co-operativa Ltd presentaron las correspondientes acciones de nulidad contra estos registros de marca, con base en dos motivos:
– Las marcas controvertidas podían inducir al público a error, en este caso, sobre la procedencia geográfica de los productos, de acuerdo con el artículo 7.1 g) en relación con el artículo 59.1 a) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE).
– La mala fe de la solicitante, de acuerdo con el artículo 59.1 b) RMUE.
La División de Anulación desestimó las acciones de nulidad por entender que cualquier posible engaño resultaría del uso de la marca, por lo que no se acreditaba la inducción a error a los consumidores a la fecha de presentación de la solicitud según el artículo 7.1 g) RMUE. La División de Anulación también desestimó la existencia de mala fe.
Los solicitantes de la nulidad presentaron recurso contra una de las decisiones de la División de Anulación, la que concernía a la marca de la Unión Europea núm. 12043436, para la clase 29:
El Presídium de las Salas de Recurso remitió el asunto a la Gran Sala de Recurso.
La Gran Sala de Recurso emitió su decisión en fecha 2 de marzo de 2020 y en ella estimó que la marca controvertida podía inducir al público a error, puesto que el consumidor hispanohablante establecería un vínculo geográfico con Irlanda, cuando el producto no procede de ese país. Dicho vínculo geográfico se produciría porque la denominación “LA IRLANDESA” es el elemento dominante del signo y se presenta
sobre un fondo de color verde identificativo de Irlanda. Todo ello unido al renombre de Irlanda en lo relativo a los productos lácteos que designa la marca solicitada.
Así mismo, la Gran Sala de Recurso estimó la existencia de mala fe, puesto que consideró que no existía una lógica comercial ni una lógica económica que justificase la presentación de la solicitud una vez concluida la relación comercial con Ornua Co- operative Ltd. De hecho, según la Gran Sala, existía un interés en obtener una ventaja desleal de una relación comercial ya finalizada y un interés en inducir a error a los consumidores dada la buena imagen de los productos irlandeses.
Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. presentó recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (asunto T-306/20) contra la decisión de la Gran Sala de Recurso.
El Tribunal General emitió su decisión en fecha 29 de junio de 2022 desestimado el recurso interpuesto.
Respecto al primer motivo de recurso consistente en que la marca podía inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos, el Tribunal aclara que la fecha para analizar la nulidad de la marca es la de presentación de la solicitud en relación con los productos o servicios a que esta se refiere. Estos elementos se deben valorar juntamente con la percepción de la marca por parte del público
pertinente en ese momento. Por tanto, el uso ulterior del signo es irrelevante. El Tribunal estima que la Gran Sala de Recurso no se ajustó a derecho al tomar en consideración elementos de uso posteriores a la solicitud de registro, como catálogos del año 2014 o fotografías del producto del año 2016. En este caso, el Tribunal recuerda que, según la jurisprudencia anterior, los elementos posteriores pueden tomarse en consideración solo si afectan la situación existente cuando se presentó la solicitud de marca.
El Tribunal General concluye que, en el momento en que se presentó la solicitud de marca, no existía contradicción entre la información que la marca controvertida transmitía y las características de los productos designados en dicha solicitud, puesto que no incluían indicación alguna de su procedencia geográfica. Por consiguiente, el Tribunal General estima que la marca no podía inducir a error al público consumidor en la fecha de su solicitud.
Respecto al segundo motivo, la existencia de mala fe, el Tribunal aclara que la mala fe debe examinarse globalmente teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto. Estas circunstancias incluyen el origen del signo controvertido, el uso posterior del signo, la cronología de los hechos que han llevado a la presentación del signo, y la intención del solicitante al presentar la solicitud
valorándola en función de las circunstancias objetivas del caso.
Al analizar todas estas circunstancias, el Tribunal General concluye que la recurrente siguió vendiendo productos “LA IRLANDESA” cuando una parte no desdeñable de sus productos eran de origen no irlandés, por lo que la solicitante pretendió indebidamente transferir al signo solicitado una ventaja basada en la asociación de Irlanda con productos que no tienen esa procedencia geográfica.
Además, según el Tribunal, el hecho de que se hubiesen denegado previamente marcas similares, con el elemento IRLANDESA, demuestra que la solicitante tenía conocimiento de que ello podía inducir al público a error. Así mismo, el Tribunal declara que la recurrente tenía como objetivo seguir beneficiándose de la relación comercial terminada.
Finalmente, el Tribunal estima que todo ello confirma que la adopción de la estrategia comercial en torno a “LA IRLANDESA” por parte de la recurrente es contraria a las prácticas leales en el comercio o los negocios.
En este asunto, el Tribunal General confirma las bases de valoración de los supuestos de nulidad por motivos absolutos, a tenor del artículo 7.1 g) RMUE y la estimación de la mala fe a tenor del actual artículo 59.1 b) RMUE. Aunque Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. ha venido comercializando sus productos “LA IRLANDESA” desde el año 1967, la terminación del contrato con la mercantil irlandesa Ornua Co-
operative Ltd. implicaba un cambio en su estrategia comercial, la cual ya no podía seguir basándose en su relación con Irlanda.
Pueden acceder a la sentencia completa siguiendo el vínculo:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203322
Autora: Mercè Hernàndez, Abogada