11 oct. Al pa, pa; al vi, vi… i cada mantega de la seva terra
Hijos de Moisès Rodríguez González, S.A. és una empresa situada a Las Palmas de Gran Canària. L’any 1967, aquesta empresa va subscriure amb l’empresa irlandesa, Ornua Co-operative Ltd, un contracte de subministrament de mantega. Arran d’aquest contracte i el mateix any 1967, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. va sol·licitar la marca espanyola “LA IRLANDESA” per designar “mantega de tot tipus”.
A aquest registre li van seguir tota una sèrie de registres de marques “LA IRLANDESA”, tant davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) com davant de l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). Ara, bé, la relació comercial entre Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. i Ornua Co-operative Ltd va finalitzar l’any 2011.
Tot i la finalització de la relació comercial, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. va sol·licitar noves marques amb la denominació “LA IRLANDESA”.
L’any 2015, un cop concedides les marques, el Govern d’Irlanda i Ornua Co-operative Ltd van presentar les corresponents accions de nul·litat contra aquests registres de marca, fonamentades en dos motius:
- Les marques controvertides podien induir el públic a error, en aquest cas, sobre la procedència geogràfica dels productes, d’acord amb l’article 7.1 g) en relació amb l’article 59.1 a) del Reglament sobre la Marca de la Unió Europea (RMUE).
- La mala fe de la sol·licitant, d’acord amb l’article 59.1 b) RMUE.
La Divisió d’Anul·lació va desestimar les accions de nul·litat per entendre que qualsevol possible engany resultaria de l’ús de la marca, per la qual cosa no s’acreditava la inducció a error als consumidors a la data de presentació de la sol·licitud segons l’article 7.1 g) RMUE. La Divisió d’Anul·lació també va desestimar l’existència de mala fe.
Els sol·licitants de la nul·litat van presentar recurs contra una de les decisions de la Divisió d’Anul·lació, concretament contra la que concernia la marca de la Unió Europea núm. 12043436, per a la classe 29. El Presídium de les Sales de Recurs van remetre l’assumpte a la Gran Sala de Recurs.
La Gran Sala de Recurs va emetre la seva decisió el dia 2 de març de 2020, tot estimant que la marca controvertida podia induir el públic a error, ja que el consumidor hispanoparlant establiria un vincle geogràfic amb Irlanda, quan el producte no procedia d’aquest país. Aquest vincle geogràfic es produiria perquè la denominació “LA IRLANDESA” és l’element dominant del signe i es presenta sobre un fons de color verd representatiu d’Irlanda. A tot això calia afegir el renom d’aquest país pel que fa als productes lactis que designava la marca sol·licitada.
Així mateix, la Gran Sala de Recurs va estimar l’existència de mala fe, ja que va considerar que no existia una lògica comercial ni una lògica econòmica que justifiqués la presentació de la sol·licitud una vegada conclosa la relació comercial amb Ornua Co-operative Ltd. Segons la Gran Sala, hi havia un interès a obtenir un avantatge deslleial d’una relació comercial ja finalitzada i un interès a induir a error els consumidors atesa la bona imatge dels productes irlandesos.
Hijos de Moisès Rodríguez González, S.A. va presentar recurs davant del Tribunal General de la Unió Europea (assumpte T-306/20) contra la decisió de la Gran Sala de Recurs.
El Tribunal General va emetre la seva decisió en data 29 de juny del 2022 desestimant el recurs interposat.
Pel que fa al primer motiu de recurs sobre si la marca podia induir el públic a error sobre la procedència geogràfica dels productes, el Tribunal aclareix que la data per analitzar la nul·litat de la marca és la de presentació de la sol·licitud en relació amb els productes o serveis a què aquesta es refereix. Aquests elements s’han de valorar juntament amb la percepció de la marca per part del públic pertinent en aquell moment. Per tant, l’ús ulterior del signe és irrellevant. Per això, el Tribunal estima que la Gran Sala de Recurs no es va ajustar a dret en considerar elements d’ús posteriors a la sol·licitud de registre, com ara catàlegs de l’any 2014 o fotografies del producte de l’any 2016. En aquest cas, el Tribunal recorda que, segons la jurisprudència anterior, els elements posteriors es poden prendre en consideració només si afecten la situació existent a la data de presentació de la sol·licitud de marca.
El Tribunal General conclou que, en el moment en què es va presentar la sol·licitud de marca, no existia contradicció entre la informació que la marca controvertida transmetia i les característiques dels productes designats, ja que no incloïen cap indicació de la seva procedència geogràfica . Per tant, el Tribunal General estima que la marca no podia induir a error el públic consumidor a la data de la seva sol·licitud.
Pel que fa al segon motiu, l’existència de mala fe, el Tribunal aclareix que la mala fe s’ha d’examinar globalment tenint en compte totes les circumstàncies fàctiques pertinents de l’assumpte. Aquestes circumstàncies inclouen l’origen del signe controvertit, l’ús posterior del signe, la cronologia dels fets que han portat a la presentació del signe, i la intenció del sol·licitant en presentar la sol·licitud valorant-la en funció de les circumstàncies objectives del cas.
En analitzar totes aquestes circumstàncies, el Tribunal General conclou que la recurrent va seguir venent productes “LA IRLANDESA” quan una part no menyspreable dels seus productes eren d’origen no irlandès, per la qual cosa la sol·licitant va pretendre indegudament transferir al signe sol·licitat un avantatge basat en la associació d’Irlanda amb productes que no tenien aquesta procedència geogràfica.
A més, segons el Tribunal, el fet que s’haguessin denegat prèviament marques similars, amb l’element IRLANDESA, demostra que la sol·licitant tenia coneixement que això podia induir el públic a error. Així mateix, el Tribunal declara que la recurrent tenia com a objectiu continuar beneficiant-se de la relació comercial acabada.
Finalment, el Tribunal estima que totes les circumstàncies del cas confirmen que l’adopció de l’estratègia comercial al voltant de “LA IRLANDESA” per part de la recurrent és contrària a les pràctiques lleials en el comerç o els negocis.
En aquest assumpte, el Tribunal General confirma les bases de valoració dels supòsits de nul·litat per motius absoluts d’acord amb l’article 7.1 g) RMUE i l’estimació de la mala fe d’acord amb l’article 59.1 b) RMUE. Tot i que Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. va comercialitzar els seus productes “LA IRLANDESA” des de l’any 1967, la finalització de l’acord amb la mercantil irlandesa Ornua Co-operative Ltd. implicava un canvi en la seva estratègia comercial, la qual ja no podia continuar basant-se en la seva relació amb Irlanda.
Podeu accedir a la sentència completa seguint l’enllaç:
Autora: Mercè Hernàndez, Advocada