27 Mar Dime tu distintividad y te diré tu fuerza
En ocasiones, cuando un cliente nos encarga una solicitud de registro de una marca, nos presenta un signo que, aunque puede ser muy atractivo en términos de marketing, goza de un carácter distintivo débil.
La escasa distintividad de estas marcas se debe, principalmente, a que son descriptivas de la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo o el tamaño de los productos o servicios que pretenden proteger. Hay que distinguir entre marcas meramente descriptivas (que no son registrables) o marcas de distintividad débil. Por ejemplo, una marca meramente descriptiva sería “manzanas exprimidas” para designar zumo de manzana y una marca débil sería “elixir de manzanas” para el referido producto.
Los términos o expresiones que se refieren a las características de los productos y servicios, no son apropiables por una sola persona o empresa y deben estar a disposición de los competidores. Por ello, las marcas que solamente consisten en estos términos o expresiones descriptivos suelen ser rechazadas por las oficinas de registro.
Para conseguir el registro de estas marcas, a los términos o expresiones descriptivos hay que acompañarlos de elementos denominativos o gráficos adicionales que no tengan relación con los productos y servicios designados y que confieran a la marca un cierto grado de distintividad.
No obstante, aunque sean concedidas, estas marcas difícilmente son oponibles frente al registro y uso de marcas de terceros cuando estas coinciden o son similares en los elementos débiles o no apropiables. Este ha sido el caso de la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de enero de 2023 en el asunto T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, que ahora analizamos.
En fecha 16 de abril de 2018, Swami Vidyanand, nacional de India, presentó ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional que designa la Unión Europea “YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL” gráfica, para servicios de educación, formación, entrenamiento y actividades deportivas y culturales, según reproducción que sigue:
Esta solicitud de registro internacional recibió tres oposiciones, una de ellas por parte de la empresa estadounidense YAplus d/b/a Yoga Alliance en base a la existencia de riesgo de confusión con la marca de la Unión Europea anterior “YOGA ALLIANCE” gráfica, también para servicios de educación y formación en yoga, servicios educativos y otros servicios relacionados, reproducida a continuación:
En fecha 2 de abril de 2020, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) estimó la oposición alegando identidad y similitud entre los servicios, así como similitud entre los signos comparados. La División de Oposición consideró que el carácter distintivo de la marca oponente es normal a pesar de la presencia del elemento verbal “YOGA”, el cual se refiere de forma directa a los servicios prestados bajo la marca oponente.
Posteriormente, el titular de la marca impugnada presentó recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO, la cual, en su resolución de fecha 17 de mayo de 2021, anuló la decisión de la División de Oposición al considerar que “YOGA ALLIANCE” para designar servicios relacionados con la práctica de yoga goza de un nivel de distintividad escaso. En este caso, la Sala de Recurso consideró que, no solo “YOGA” tiene un nivel bajo de distintividad, sino que también “ALLIANCE” se refiere a una asociación formada entre entidades para un beneficio mutuo o finalidad común. Por lo que la distintividad de “ALLIANCE” es también baja al no transmitir una información específica sobre el origen comercial del proveedor del servicio.
La resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO fue recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea por la parte oponente.
El Tribunal General, en su sentencia 18 de enero de 2023, argumenta que los usuarios de yoga son personas generalmente abiertas y con una “orientación internacional”, por lo que es muy probable que conozcan el significado de la palabra “yoga” que es un fenómeno mundial de gran popularidad. Por otro lado, el Tribunal argumenta que el vocablo “ALLIANCE” es un término que se utiliza comúnmente en la Unión Europea, por lo que, exista o no su equivalencia en un determinado idioma europeo, será comprendido por el consumidor medio de la Unión Europea.
La sentencia considera que el público de la Unión Europea comprenderá el significado de los vocablos “YOGA” y “ALLIANCE”, ambos con un carácter distintivo muy escaso o nulo.
Respecto al gráfico que conforma la marca anterior, este consiste en un elemento en forma de flor de loto que domina el signo juntamente con los elementos verbales. El Tribunal General confirma la resolución de la Sala de Recurso en el sentido que, al ser la flor de loto un símbolo muy conocido en el sector del yoga, tiene un cierto carácter alusivo de los servicios protegidos.
En relación con la marca solicitada, el Tribunal General también corrobora las conclusiones de la Sala de Recurso, conforme los elementos coincidentes “YOGA ALLIANCE” son descriptivos. El resto de los elementos que conforman la marca solicitada, de acuerdo con la sentencia, también gozan de un carácter distintivo débil. En este sentido, la sentencia entiende que el gráfico en forma de globo se limita a reforzar el concepto de elemento denominativo “internacional” situado en la parte inferior de la marca, que el gráfico en forma de corona es un elemento decorativo típico que representa un triunfo o éxito, y que el término “INDIA” se refiere simplemente a la situación geográfica en el que la empresa está establecida.
La sentencia concluye que, aunque los signos presentan similitudes en el aspecto fonético y en el aspecto conceptual, dichas similitudes se basan en elementos denominativos desprovistos de carácter distintivo, por lo que las diferencias visuales o gráficas tienen un mayor impacto en la valoración del riesgo de confusión. Por tanto, el Tribunal General, al valorar los signos en su conjunto, estima la no existencia de un riesgo de confusión entre las marcas, a pesar de que los servicios son similares e idénticos.
Ahora bien, nos preguntamos cuál hubiese sido el fallo de la sentencia si la marca oponente hubiese consistido solamente en el elemento verbal “YOGA ALLIANCE”.
Hay que considerar que existen marcas registradas ante la EUIPO con el elemento “ALLIANCE” y sin ningún otro elemento figurativo adicional, como por ejemplo “THE COMPETENCY ALLIANCE”, “WE CARE ALLIANCE”, “CHAIN OF ALLIANCE”, “GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE”, “DEVELPOMENT AND CLIMATE ALLIANCE” o incluso “ALLIANCE” de forma aislada para servicios de suministro de información de investigación médica y científica.
Pues bien, observamos que la sentencia comentada no siempre casa con el criterio del Tribunal General, puesto que en su reciente sentencia del 1 de marzo de 2023, en el asunto T-25/22, HE&ME, estimó la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada 
para distinguir prendas de vestir y la marca oponente “ME” denominativa, marca anterior registrada en Benelux también para prendas de vestir.
En este caso, el Tribunal consideró que “HE” es descriptivo de los productos, puesto que identifica al público al cual los productos van destinados, a saber, el público masculino. Mientras que el elemento coincidente “ME” se refiere a la persona que compra los productos, por lo que no se puede estimar que sea un elemento puramente descriptivo de los productos en cuestión.
Con todo, y no sin despertar ciertas dudas, el Tribunal estima que existe un riesgo de confusión entre “HE&ME” y “ME”, al estar totalmente incluida la marca oponente “ME” en la marca solicitada y al ser los productos similares.
Este último caso nos invita a pensar que, si la marca oponente “YOGA ALLIANCE” hubiese sido una marca denominativa, sin ningún elemento figurativo, cabría la posibilidad de que el Tribunal hubiese estimado la existencia de un riesgo de confusión con la solicitada “YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL” gráfica. No obstante, cada caso debe ser valorado en función de sus propias características.
En definitiva, la conclusión general es que cuanto más fantasiosa es una marca, y cuanto más se aleje de cualquier alusión a las características de los productos y servicios designados, mayor será la protección otorgada y su función obstativa, para impedir el registro o uso de marcas similares, será más eficiente.
Autora: Mercè Hernández, Abogada.