25 Ene ¿Giro en el asunto Inditex vs. Buongiorno?
Límite del uso referencial de la marca de un tercero
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el marco de un procedimiento de infracción de la marca ZARA que lleva más de 10 años en los tribunales de nuestro país. De hecho, han transcurrido tantos años desde que empezó el proceso que la interpretación del precepto que se invocó como defensa ha sufrido [significantes] cambios. Irónicamente, quizás la nueva redacción más amplia del precepto en la Directiva 2015/2436 ha motivado una interpretación restrictiva del que contenía la anterior Directiva 2008/95, lo que puede provocar que se incline la balanza a favor de Inditex, quien hasta el momento había perdido en todas las instancias.
Un poco de contexto
En 2010, la empresa de suscripción de servicios en línea y móviles Buongiorno MyAlert lanzó una campaña publicitaria en la que, por la contratación de uno de sus servicios, sorteaba 1.000 € en efectivo, aunque seguidamente se indicaba “me gustaría gastarlos así: 1.000 euros ZARA tarjeta regalo”. Esta promoción se publicitó en banners de páginas web y redes sociales, reproduciendo la marca ZARA tanto en su versión denominativa como en la representación de una “tarjeta regalo”.
Inditex presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid una demanda por infracción de su marca renombrada, pero ni el Juzgado Mercantil ni la Audiencia Provincial de Madrid acogieron las pretensiones de la demandante al considerar que entraba en juego el límite del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 traspuesto a nuestra legislación en el artículo 37.1.c) Ley de Marcas (LM), marco legal aplicable en este asunto por cuestiones temporales.
La legislación marcaria establece unas limitaciones al titular de la marca registrada para prohibir el uso de esta por parte de terceros, y aquí está la duda: ¿qué es un uso lícito y qué no lo es?
La cuestión prejudicial – límite del uso referencial
El Tribunal Supremo apreció, en un primer momento, que resultaba de aplicación la excepción del artículo 37.1.c) LM (en relación con el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95). Sin embargo, después de dictar sentencia la anuló y remitió una cuestión prejudicial al TJUE, a la que se acaba de dar respuesta.
El TJUE reformuló la cuestión como sigue:
¿El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, o solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero?
Según el TJUE, el alcance del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 es más limitado que su equivalente en la Directiva 2015/2436, es decir, el artículo 14.1.c). Teniendo en cuenta la jurisprudencia en la materia, el contexto y la voluntad de la Comisión al redactar una y otra directiva, el TJUE ha concluido que el ámbito de aplicación del artículo 6.1.c) comprende únicamente el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios correspondientes al titular de esta marca o de hacer referencia a los mismos, solamente, cuando dicha referencia sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio de ese tercero.
Esta interpretación podría resultar favorable para los intereses de Inditex, quien ha defendido en todo momento que no resultaba de aplicación el límite invocado por el demandado. Siempre ha alegado que el uso no era necesario ni se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial por diversas razones: la marca ZARA no se utilizó para identificar el premio (que no era una tarjeta regalo, sino una cantidad de dinero en efectivo), sino como gancho publicitario. De hecho, ni siquiera existen las tarjetas regalo de ZARA por ese importe. Por lo tanto, no existía ningún vínculo funcional y/o necesario entre la marca ZARA y el premio de Buongiorno.
Sin embargo, la última palabra la tendrá nuestro Tribunal Supremo, que, si confirma que el asunto tiene interés casacional, que existe infracción y que no es aplicable el límite del artículo 37.1.c) LM en los términos descritos por el TJUE, podría dar un giro de 180º al asunto.
Como decíamos, curiosamente, el paso del tiempo parece que jugará a favor de Inditex, pues la ampliación del límite referencial de la Directiva 2015/2436 refleja la voluntad y necesidad del legislador de ampliar un concepto jurídico que era más restrictivo. Y este extremo quizás no habría podido valorarse sin la perspectiva que han dado los años y la nueva legislación. Es ese criterio más restrictivo que, según el TJUE, imperaba en 2010 el que deberá aplicarse ahora por el Tribunal Supremo.
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Autora: Sílvia Oliver Codina, abogada en Curell Suñol
Encontraréis la respuesta del TJUE en el siguiente enlace.
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