01 Feb Las marcas de Banksy: el que ríe el último, ríe mejor
Contexto
En noviembre de 2021 os anunciábamos desde el blog de Curell Suñol que Banksy perdió su marca de la UE nº 12575155 
(el lanzador de flores) y, posteriormente, en otro artículo de febrero de 2022, os decíamos que la pesadilla seguía porque le anularon otras marcas más, todas ellas solicitadas a nombre de Pest Control Office Limited (Pest Control), que actúa como el representante legal de Banksy para evitar que su identidad se haga pública. Pues bien, de los 15 registros de marca presentados ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) consistentes en dibujos de Banksy a nombre de dicha sociedad, 7 han sido objeto de acciones de nulidad interpuestas por Full Colour Black Limited (Full Colour Black) y en esta ocasión nos queremos centrar en el camino que ha recorrido la marca de la UE nº 17981629 
, la única en la que el titular interpuso recurso porque no se conformó con su anulación.
El inicio de la historia es muy similar al que os explicamos. Banksy representó por primera vez su mono con una pancarta de anuncio colgada al cuello en la que se leía la frase “Laugh now, but one day we’ll be in charge” [Ríe ahora, pero un día mandaremos nosotros] en 2002, cuando un club nocturno de Brighton encargó la obra. Desde entonces, la imagen, que la EUIPO considera “posiblemente la más icónica y famosa de sus obras”, ha servido como inspiración para innumerables obras de arte, incluida una versión que se vendió por 2,9 millones de dólares.
Pest Control solicitó la marca de la UE núm. 17981629 el mes de noviembre de 2018, registro que se concedió en junio de 2019. En noviembre de 2019, Full Colour Black instó la nulidad de la citada marca tal y como hizo en el caso del “lanzador de flores”, entre otras. El resultado fue el mismo y, el 18 de mayo de 2021, la División de Anulación estimó la demanda de nulidad al considerar que la solicitud de marca se había presentado de mala fe porque nunca había habido intención de usarla y su titular pretendía eludir ciertas limitaciones de la legislación en materia de derechos de autor, es decir, con los mismos argumentos que pusimos de manifiesto en nuestros artículos anteriores.
¿Por qué es este caso digno de explicar?
Pues bien, el 19 de julio de 2021, Pest Control interpone recurso contra aquella decisión desfavorable y el 25 de octubre de 2022 la 5ª Sala de Recurso de la EUIPO emite una resolución que deja sin efecto la nulidad, pronunciándose no solo sobre la ausencia de la mala fe, sino también sobre el carácter distintivo y no descriptivo de la marca, tal y como pretendía Full Colour Black.
Sobre la distintividad de la marca
La 5ª Sala de Recurso rechaza estas dos últimas alegaciones pues no encuentra evidencias suficientes para sostenerlas. El signo impugnado, que consiste en la representación de un simio que lleva una pancarta en blanco, no es un simple elemento decorativo que pasará desapercibido, sino más bien una combinación inusual de elementos, que es llamativa y que los consumidores tendrán presente. De la misma forma, la Sala considera que el hecho de que la marca esté protegida por derechos de autor no supone un obstáculo para su protección ni la convierte en descriptiva. Así, la Sala entiende que una misma obra de arte puede estar protegida como obra creativa original por el derecho de autor y como indicación de un origen comercial por el derecho de marcas. Son derechos exclusivos diferentes, basados, por un lado, en el carácter original de una creación, y por otro, en la capacidad que pueda tener un signo para distinguir la procedencia comercial de productos o servicios.
Sobre el uso
En cuanto a la alegada mala fe porque el titular no tenía intención de usar la marca, a la hora de examinar la intención de usar el signo como tal, la Sala destaca que, en este caso, la acción de nulidad se interpuso medio año después del registro de la marca, por lo que aún estaba dentro del periodo de gracia de 5 años establecidos para la obligación de usarla. El titular de una marca es libre de decidir cuándo empieza a usar sus marcas registradas (dentro de esos cinco años) y la Sala determina que las circunstancias generales no permiten suponer que no había una intención de uso de la marca.
En otro orden de cosas, que la obra de arte se hubiera hecho pública permitiendo su copia y uso en determinadas circunstancias (no comerciales) y también que algún tercero la hubiera utilizado como elemento decorativo en sus productos de merchandising no determinan ninguna falta de intención de uso de la marca por parte del titular del registro cuando fue solicitada.
Llegados a este punto, y sobre la pretensión de que la solicitud de marca se presentó con el único propósito de impedir que terceros pudiesen utilizar la obra protegida cuando anteriormente se había tolerado cierto uso, la Sala considera que cualquier propietario de derechos de autor puede retirar el permiso de usar su obra y que esto también puede hacerse mediante la legislación marcaria, una vez dicha obra está registrada como marca. Por otra parte, el objetivo del registro de marcas es justamente el de impedir que terceros puedan usarlas sin el consentimiento de su titular y no implica mala fe por parte de este.
Sobre el copyright
Respecto de las declaraciones previas hechas por el propio Banksy según las cuales el copyright es “para perdedores”, la Sala hace la distinción (correcta a nuestro parecer) entre su libertad de expresión (que es un derecho fundamental) como individuo y la intención corporativa del titular de la marca, Pest Control. Por tanto, estas declaraciones no son suficientes para establecer que no hay una intención real de utilizar la marca.
Finalmente, sobre el argumento que la solicitud se presentó de mala fe con el objetivo de eludir ciertas limitaciones del derecho de autor, la Sala considera que aunque el derecho de autor dé una protección finita (70 años tras la muerte de su autor) mientras que en el derecho de marcas la protección pueda ser, en principio, indefinida, ello no implica que la solicitud de una marca consistente en una creación protegida por derecho de autor sea automáticamente ilícita, ni que busque eludir restricción alguna y, por tanto, no indica la existencia de mala fe.
Además, en cuanto a la suposición de que la necesidad de permanecer en el anonimato fue la razón para preferir la protección marcaria a la protección por derechos de autor, aunque fuera correcta, ello no puede justificar la conclusión de que el titular de la marca no tenía intención de utilizarla cuando la solicitó. En cualquier caso, la decisión de la 5ª Sala de Recurso también es clave para el interés de Banksy de no revelar su identidad, un objetivo extraordinario después de tantos años. Este es sin duda uno de los aspectos más positivos de su victoria, ya que Banksy podrá permanecer en la sombra defendiendo sus derechos.
Con todo, la 5ª Sala de Recurso estima el recurso interpuesto por Pest Control y deja sin efecto la resolución de nulidad, confirmando el registro de la marca de la UE núm. 17981629 y condenando a Full Colour Black a abonar las costas de los distintos procedimientos. Las palabras que el mono llevaba en la pancarta en su primera aparición [Ríe ahora, pero un día mandaremos nosotros] han terminado cumpliéndose, porque ya lo dice el dicho popular: el que ríe el último, ríe mejor.
Autora: Berta Benet, Abogada
Si os interesa leer la resolución de la 5ª Sala de Recurso, lo podéis hacer siguiendo este enlace:
Link a la resolución de la 5ª Sala de Recurso
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