29 març És tècnic el disseny?
Nova sentència
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat recentment una nova sentència (C-684/21; 02/03/2023) sobre la qüestió de com determinar si una característica d’aparença, en un disseny registrat, està dictada exclusivament per la seva funció tècnica.
Aquesta és una qüestió important que afecta la validesa dels dissenys registrats a Europa. En efecte, d’acord amb l’article 8(1) del CDR (Reglament núm. 6/2022 sobre els Dibuixos i Models Comunitaris), un disseny registrat no pot ser reconegut en una característica d’aparença (normalment, una forma) dictada exclusivament per la seva funció tècnica.
No sempre és fàcil determinar el caràcter exclusivament tècnic d’una forma. En molts casos, quan el dissenyador d’un producte escull una forma, té en compte la impressió visual, a més de la seva funció tècnica.
Antecedent: la sentència “DOCERAM” C-395/16 del TJUE del 8 de març de 2018
A la seva important sentència anterior “DOCERAM” (C-395/16; 08/02/2018), el TJUE va establir que, per a determinar si una característica d’aparença està dictada exclusivament per la seva funció tècnica, és necessari demostrar que la funció tècnica és l’únic factor que determina l’elecció de la característica. Per a això, és irrellevant l’existència de dissenys alternatius que realitzin la mateixa funció.
El TJUE va justificar aquest darrer principi (irrellevància dels dissenys alternatius) com una forma d’impedir que un operador econòmic pugui registrar com a disseny totes les variants de forma concebibles per a realitzar una mateixa funció tècnica, amb la qual cosa es beneficiaria d’una protecció exclusiva que, a la pràctica, seria equivalent a la conferida per una patent, sense veure’s sotmès als requisits aplicables per a l’obtenció d’aquesta última.
No obstant, a la mateixa sentència “DOCERAM” el TJUE matisava que l’existència de dissenys alternatius, sense ser determinant, pot ser tinguda en compte. Més concretament, l’apreciació s’ha de dur a terme tenint en compte, en particular, el disseny concernit, les circumstàncies objectives que mostren els motius que van presidir l’elecció de les característiques de l’aparença del producte en qüestió, les dades relatives a la seva utilització o fins i tot l’existència de dissenys alternatius que permetin realitzar la mateixa funció tècnica, sempre que aquestes circumstàncies, aquestes dades o aquella existència es sustentin en proves fiables.
En el cas de la sentència “DOCERAM”, els dissenys comunitaris registrats núm. 000242730-0001 – 0014 es referien a uns perns de centrat per a la fabricació de components de ceràmica, amb diferents formes i mides:
Aquests dissenys registrats van ser invalidats, perquè es va considerar que totes les característiques de forma del producte estaven dictades exclusivament per la seva funció tècnica.
La sentència C-684/21 del TJUE del 2 de març de 2023
En el cas analitzat per aquesta sentència, el disseny registrat núm. 001344022-0006 es refereix a un dispensador de paper d’embalatge:
El TJUE reprèn els principis generals que ja va fixar en la seva important sentència anterior “DOCERAM” de 2018, en particular el principi segons el qual l’existència de dissenys alternatius no és determinant per a concloure que una característica d’aparença no està dictada únicament per la seva funció tècnica. A més, el Tribunal precisa que no és determinant el fet que el titular del disseny registrat sigui també titular de registres per a un gran nombre de dissenys alternatius que permetin realitzar la mateixa funció tècnica.
Al mateix temps, el TJUE referma que és necessari realitzar una valoració global, tenint en compte els múltiples factors rellevants en cada cas. Més concretament, el TJUE estableix que l’apreciació ha de realitzar-se tenint en compte totes les circumstàncies objectives pertinents del cas concret, en particular aquelles que regeixen l’elecció de les característiques d’aparença en qüestió, l’existència de dissenys alternatius que permetin realitzar la funció tècnica i el fet que el titular del disseny registrat en qüestió sigui titular d’un gran nombre de dissenys alternatius registrats, sense que això últim sigui determinant.
D’altra banda, el TJUE també es pronuncia sobre la qüestió de si ha de tenir-se en compte una possible policromia del producte, quan el disseny registrat no mostra aquesta policromia. La qüestió es va plantejar perquè el titular del disseny registrat havia al·legat que el dispensador de paper està realitzat en dues peces que es poden acoblar entre sí per a permetre fàcilment fabricar el producte amb una gran varietat de combinacions de colors, la qual cosa indica que el dissenyador va tenir en compte la impressió visual del producte i no només la seva funció tècnica. El TJUE considera que, a l’efecte d’examinar si l’aparença d’un producte està dictada exclusivament per la funció tècnica, el fet que el disseny del producte admeti una policromia no pot tenir-se en compte quan aquesta no es desprengui del disseny registrat. En efecte, en aquest cas el disseny registrat (RCD núm. 001344022-0006) només conté dibuixos lineals en blanc i negre.
Comentaris
El disseny industrial, per la seva pròpia naturalesa, sol combinar utilitat i aparença. Per això, en general és possible identificar una funció tècnica en la majoria de productes de disseny.
A la vista de les sentències del TJUE comentades anteriorment, pot semblar difícil defensar la validesa d’un disseny registrat a Europa quan la seva forma estigui relacionada amb una funció tècnica. D’acord amb els principis establerts per aquestes sentències, és necessari demostrar que el dissenyador ha tingut en compte altres consideracions a més de la funció tècnica, en particular consideracions relacionades amb la impressió visual del producte, i no és suficient al·legar l’existència de formes alternatives que realitzin la mateixa funció tècnica, ni la possibilitat de fabricar el producte amb acabats que no siguin visibles en les figures del disseny registrat.
No obstant això, en la pràctica, és possible registrar vàlidament dissenys la forma dels quals estigui relacionada amb una funció tècnica.
En primer lloc, convé recordar que un disseny registrat només és nul íntegrament si totes les seves característiques d’aparença estan dictades exclusivament per la seva funció tècnica. Encara que una part d’un producte estigui exclosa del disseny per estar dictada exclusivament per la seva funció tècnica, això no impedeix que altres parts del producte sustentin la novetat i el caràcter singular necessaris per a la validesa del registre.
En segon lloc, atribuir una funció tècnica a una forma no és suficient per a concloure que aquesta forma està dictada exclusivament per la seva funció tècnica. És necessari valorar si, en la concepció del disseny, s’ha considerat la impressió visual del producte, i aquesta valoració ha de realitzar-se tenint en compte els múltiples factors rellevants en cada cas.
Existeixen diverses decisions recents de les Sales de Recurs de l’EUIPO en les quals la Sala ha rebutjat que la forma del disseny estigui dictada exclusivament per la seva funció tècnica.
Decisions recents de les Sales de Recurs de l’EUIPO
Els dissenys comunitaris registrats mostrats a continuació han estat objecte de decisions recents de la Sala de Recurs de l’EUIPO, dictades els anys 2022 i 2023. En tots els casos, les Sales de Recurs han rebutjat que la forma del disseny estigui dictada exclusivament per la seva funció tècnica.
- RCD-000699194-0004 – Decisió R 2062/2019-3 del 03/02/2022
El disseny registrat es refereix a un suport que pot servir a la cuina com a planxa per a tallar aliments o com a protector de taula.
La Sala de Recurs ha considerat que, encara que algunes característiques del producte poden estar predeterminades per raons tècniques, com el diàmetre mínim de les barres, la distància màxima entre barres i els elements de connexió en els extrems de les barres, això no és suficient per a invalidar el registre. La Sala considera que és possible preparar menjar utilitzant simplement una taula, en lloc del producte al qual es refereix el disseny, i que aquest producte és un complement que pot estar en primer pla a la cuina i per això l’aparença és important en el disseny.
- RCD-002873877-0002 – Decisió R 0024/2021-3 del 16/03/2022
El disseny registrat es refereix a un lector de targetes:
En aquest cas, la Sala de Recurs rebutja els arguments d’invalidesa del registre perquè es refereixen únicament a la funció tècnica de la ranura d’entrada per a targetes, sense considerar les altres característiques d’aparença del producte com la forma quadrada, les cantonades arrodonides i la superfície llisa.
- RCD-003517234-0095 – Decisió R 0485/2021-3 del 28/09/2022
El disseny registrat es refereix a un connector destinat a ser inserit parcialment en un orifici en el cantell d’una placa (per exemple, per a unir elements d’un moble):
La Sala de Recurs considera que el disseny del connector impugnat no es basa únicament en consideracions tècniques, sinó també en l’aparença del cos i de la coberta que és visible.
En aquest cas, la Sala de Recurs pren en consideració l’existència en el mercat d’una gran varietat de formes de connectors. Aquesta varietat de formes, sense ser determinant, reforça la conclusió que la funció tècnica no és l’única consideració que s’ha tingut en compte en el disseny.
- RCD-002148726-0001 – Decisió R 0878/2022-3 del 16/02/2023
El disseny registrat es refereix a uns mitjons amb calefacció:
La Sala de Recurs considera que no totes les característiques d’aparença estan dictades exclusivament per la seva funció tècnica. El disseny en qüestió forma part d’un producte (un mitjó amb calefacció) en el qual ha de suposar-se que també juguen un paper les consideracions estètiques. El fet que l’aspecte estètic o visual sigui generalment un factor important en el disseny de la roba també és rellevant. A part de les consideracions tècniques, el color, el posicionament i la mida dels diferents elements també poden haver jugat un paper en el disseny.
Cal ressaltar que la Sala de Recurs ha tingut en compte l’existència de sol·licituds de patent del titular relatives a aspectes tècnics del mitjó amb calefacció, però ha considerat que no és determinant per sí mateixa. Segons la Sala, els documents de patent tenen una finalitat exclusivament tècnica i no han de servir per a descartar automàticament la possibilitat que altres consideracions, a més de les tècniques, també hagin influït en la creació del disseny.
- RCD-000141999-0008 – Decisió R 2416/2018-3 del 03/03/2023
El disseny registrat es refereix a un rotlle d’etiquetes per a imprimir:
La Sala de Recurs considera que el disseny conté una sèrie de característiques que van ser triades únicament per a realitzar la seva funció, però també conté altres característiques, com la tira posterior, les etiquetes i els colors, per a les quals no s’ha provat que fossin seleccionades per a realitzar únicament una funció tècnica.
En aquest cas, la Sala de Recurs també té en compte l’existència d’una varietat de formes alternatives. Aquesta varietat de formes, sense ser determinant, reforça la conclusió que la funció tècnica no és l’única consideració que s’ha tingut en compte en el disseny.
A més, la Sala pren en consideració una declaració jurada del dissenyador, de la qual es desprèn que, per a realitzar el disseny de les etiquetes, va triar unes certes característiques, com el color de la tira posterior, els costats arrodonits dels orificis, la longitud específica de les marques d’impressió i el rectangle en els extrems de les marques d’impressió, no sols per la seva funció tècnica sinó per la necessitat de complir amb unes expectatives d’aparença visual del producte.
Autor: Robert Roser, Doctor Enginyer Industrial, Agent de la Propietat Industrial, Agent de Patents Europees, Agent Europeu de Marques, Dibuixos i Models.
Photo by 愚木混株 cdd20 on Unsplash.com