La prova d’ús en oposicions a Espanya: experiències i consells

El 14 de gener d’enguany ha fet dos anys de l’entrada en vigor del Decret-llei 23/2018 pel qual es modificava la Llei 17/2001 de Marques (LM).

Entre d’altres modificacions, es va incloure la possibilitat que, a efectes defensius, el sol·licitant pugui demanar que l’oponent presenti proves que acreditin l’ús de les marques oponents o justifiquin la manca d’ús d’aquestes (si estan registrades des de fa més de 5 anys).

Amb motiu del segon aniversari de la implantació del requisit d’aportació de prova d’ús en els procediments d’oposició prop de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), volem compartir la nostra experiència i alguns consells per tal que aquest tràmit es completi o se superi amb èxit.

Data a partir de la qual una marca està subjecta a ús

La data en què una marca entra dins l’obligació d’ús depèn del tipus de marca:

Per als registres de la Unió (i marques internacionals que designen la UE) s’aplica el que està previst al Reglament de Marques de la Unió Europea (RMUE) i, per tant, la data que s’ha de tenir en compte és de 5 anys des del registre de la marca. En canvi, per a les marques o els noms comercials espanyols o les marques internacionals que designen Espanya, ens hem de remetre al que preveu la LM i la data de 5 anys comença a comptar des que el registre ha adquirit fermesa. Aquesta data variarà i podrà ser d’un mes i un dia a dos mesos i un dia en funció de si ha estat concedida directament, després de la desestimació d’una oposició, de la desestimació d’un recurs d’alçada o d’un recurs contenciós-administratiu. Per tant és molt important examinar les circumstàncies cas per cas i si sorgeixen dubtes recomanem que ens consulteu sempre.

Termini per sol·licitar i aportar la prova (art 21.3 LM 20.2 i 21bis RM)

El Reglament d’Execució (RM) de la LM estableix que la prova s’haurà de sol·licitar:

1. en el termini d’un mes des de la publicació de la notificació per la qual l’oposició ha estat comunicada al sol·licitant, en el cas de les marques o noms comercials espanyols.
2. en el termini de quatre mesos des del refús provisional, en el cas de les marques internacionals que designen Espanya.

Un cop la prova ha estat sol·licitada, l’oponent disposa d’un mes per aportar-la.

Els terminis a) i b) no són, en principi, prorrogables. No obstant, el termini del qual disposa l’oponent es podria ampliar fins a 15 dies naturals com a màxim, d’acord amb el que preveu l’article 32 de la Llei del Procediment Administratiu Comú. La sol·licitud de pròrroga en qüestió ha d’estar fonamentada (el supòsit més freqüent és que l’oponent resideixi fora d’Espanya) i l’Oficina té la potestat de concedir o no l’ampliació. Tant la petició com la decisió hauran de produir-se abans del venciment del termini i en cap cas es podrà ampliar un termini que ja ha vençut.

Suspensió conjunta del procediment (Art. 26.d) LM 17/2001)

L’article 26 d) LM indica que l’OEPM podrà suspendre la tramitació de l’expedient a sol·licitud conjunta de tots els interessats sense que la suspensió pugui en aquest cas ser superior a sis mesos. Aquesta suspensió se sol·licita per negociar un acord entre les parts.

Encara que la nova redacció de la LM i del RM no ho preveuen, segons informació facilitada per l’OEPM, en el cas que s’hagi sol·licitat prova d’ús en un procediment d’oposició, la suspensió no serà acordada, per bé que s’hagi sol·licitat conjuntament, fins que el tràmit d’aportació de la prova no  hagi finalitzat.

Això significa que, si es pretén resoldre un conflicte mitjançant negociació, és recomanable que la suspensió del procediment es demani abans que hagi estat obert el termini per a la sol·licitud de la prova d’ús. En cas contrari, l’oponent estarà obligat a aportar-la o a arribar a un acord en el reduït termini d’un mes.

D’altra banda, l’article 26 LM indica que l’Oficina podrà suspendre, la qual cosa significa que l’Oficina pot acceptar o rebutjar discrecionalment la suspensió sol·licitada i el moment de fer-ho.

Un altre aspecte important que s’ha de tenir en compte és que la suspensió s’ha de sol·licitar conjuntament per totes les parts del procediment: la LM parla de tots els interessats. Per tant, si hi ha més d’un oponent, tots ells hauran de signar la sol·licitud de suspensió conjunta encara que només es vulgui negociar amb un d’ells.

Resposta a l’oposició

Com s’ha dit, un cop rebuda l’oposició per part del sol·licitant, si totes o alguna de les marques oponents està subjecta a obligació d’ús, es pot sol·licitar prova que ha/han estat usada/es en els últims 5 anys; aquesta petició s’haurà de fer en un document separat respecte de la resposta sobre el fons de l’oposició.

Pel que fa a la resposta, es pot presentar en dos moments del procediment:

1. a) simultàniament a la petició de prova d’ús o
2. b) quan es contesti o rebati la prova d’ús aportada per l’oponent, per la qual cosa el RM confereix un nou termini d’un mes.

La decisió és estratègica i sovint és lògic fer-ho quan la prova d’ús ha estat revisada, ja que es pot abordar la semblança o diferència aplicativa amb més precisió. Ara bé, hem de ser conscients del risc que comporta esperar a respondre sobre el fons de l’oposició juntament amb els comentaris a la prova d’ús.

Una cosa que pot passar és cometre errors en el càlcul de l’inici de l’obligació d’ús de les marques oponents i, en aquest cas, si les marques anteriors no estiguessin realment subjectes a l’ús o aquesta petició s’hagués formulat amb errors que no es puguin esmenar, es perdria l’oportunitat de contestar sobre el fons de l’oposició.

Què passa si l’oposició està basada en marques que estan subjectes a ús i d’altres que no ho estan i l’oponent decideix de renunciar a les que estan subjectes a ús per no haver d’aportar proves? No hi ha cap disposició legal o reglamentària que prevegi aquesta situació i, com passa en el supòsit comentat anteriorment, el sol·licitant podria haver perdut l’oportunitat de contestar l’oposició sobre el fons. La situació planteja dubtes, però hem constatat (malgrat algun titubeig en la pràctica de l’OEPM) que generalment es notifica al sol·licitant aquesta circumstància (no ha estat aportada la prova d’ús correctament requerida per a algunes de les marques oponents) i s’atorga al sol·licitant un nou termini d’un mes per presentar les seves al·legacions relacionades amb els altres motius d’oposició (o altres objeccions).

Amb tot, és molt important anticipar-se a aquestes eventualitats i tenir present totes les circumstàncies del cas abans de decidir l’estratègia a seguir.

Tipus de prova

Finalment, respecte del tipus de prova acceptable, la línia seguida per l’OEPM és anàloga a la que segueix l’EUIPO, essent vàlid qualsevol document que acrediti l’ús de les marques en el mercat, en el territori rellevant (Espanya per a les marques espanyoles o designacions d’Espanya de marques internacionals; i la Unió Europea per a marques de la UE) i dins del període rellevant (els 5 anys que precedeixen la data de sol·licitud o prioritat de la marca atacada).

Són especialment útils les factures, els catàlegs de productes i serveis degudament datats dins del període rellevant, les declaracions jurades sobre xifres de vendes i les proves d’ús a Internet durant el període i en el territori rellevants (imatges de la pàgina web i/o la botiga en línia, així com documents que provin l’ús en les xarxes socials).

A CURELL SUÑOL tenim experiència en la recopilació i preparació de dossiers de prova d’ús seguint les directrius establertes per la normativa vigent i, a més, oferim un servei de custòdia d’aquestes proves per ser utilitzades eventualment en futurs procediments, sense oblidar-ne l’actualització.

El nostre equip de professionals (advocats i agents de la Propietat Industrial) està a la seva disposició per ajudar-los i assessorar-los en allò que necessitin per a la defensa dels seus drets de propietat industrial.