22 gen. Xoc dels Galls a la UE
El 15/01/2025, el Tribunal General de la Unió Europea va dictar sentència en l’assumpte T-104/24, Kokito I Punt/EUIPO – Fédération française de football (Representació d’un gall), ECLI:EU:T:2025:10, relacionat amb la sol·licitud d’una marca de la UE figurativa que representava un gall, oposada per la Fédération Française de Football (FFF) per risc de confusió amb una de les seves marques de la UE anteriors que també representava un gall.
El Tribunal General va donar la raó a l’EUIPO i a la FFF, però no sense criticar algunes de les apreciacions de l’EUIPO.
Antecedents
El 2021, la FFF va interposar oposició davant l’EUIPO contra la sol·licitud de marca de la UE reproduïda a continuació, que representava un gall i pretenia distingir productes a la classe 25:
La FFF va basar l’oposició en la marca de la UE anterior reproduïda a continuació, que també distingia productes a la classe 25, i en l’article 8.1.b) del Reglament de MUE, és a dir, en l’existència del risc de confusió amb la seva marca:
El 2023, la Divisió d’Oposició de l’EUIPO va estimar l’oposició en considerar que hi havia risc de confusió per part del públic. Va apreciar que els productes eren idèntics i estaven dirigits al públic en general, el grau d’atenció del qual era mitjà, que les marques eren visualment similars almenys en un grau per sota del mitjà i conceptualment similars almenys en un alt grau i que, encara que hi havia algunes diferències entre els elements figuratius, la seva impressió general era similar.
Més tard aquell any, la Sala de Recursos de l’EUIPO va desestimar el recurs de la sol·licitant, coincidint amb la valoració de la Divisió d’Oposició de l’EUIPO. Al seu criteri, existia el risc que almenys part del públic rellevant pogués creure que els productes distingits per la marca anterior de la FFF i els distingits per la marca impugnada provenien de la mateixa empresa o d’empreses vinculades econòmicament. Va tenir en compte que era comú que els fabricants de roba utilitzessin marques derivades per distingir les seves diferents línies de productes.
La sol·licitant va interposar recurs davant el Tribunal General de la Unió Europea. Va sol·licitar l’anul·lació de la resolució de la Sala de Recursos, argumentant que la Sala havia comès una errada en la seva valoració de la comparació de les dues marques i en la valoració global del risc de confusió.
Sentència
El Tribunal General va desestimar el recurs confirmant la resolució de la Sala de Recursos, però va ajustar el grau de similitud entre les marques.
Pel que fa a la marca anterior, va considerar que el seu element figuratiu era dominant donat la seva mida i posició; era més cridaner que l’element verbal FFF, que no era insignificant, però menys important en la impressió general de la marca.
Pel que fa a la comparació visual, el Tribunal General va determinar que, encara que la Sala de Recursos no havia comès una errada en estimar que les marques eren visualment similars, hauria d’haver qualificat la similitud visual com a mitjana en lloc d’“almenys per sota de la mitjana”.
El Tribunal General va apreciar que, malgrat les diferències existents, la impressió general de les marques era similar, particularment perquè el consumidor mitjà només retenia un record imperfecte d’elles. Va considerar que els dos galls estaven estilitzats de manera essencialment similar, amb el resultat que la seva presentació contenia diverses característiques similars. Ambdós galls es mostraven de perfil. El plomatge representava els cossos dels galls amb les plomes representades per una sèrie de corbes, disposades de la mateixa manera. Els caps dels galls també es representaven de manera similar: no contenien contorn i estaven formades per quatre elements dibuixats de manera bàsica: un punt que indicava l’ull, una forma de falca que representava el bec obert i dibuixos de la barbeta i la cresta característiques d’un gall.
En opinió del Tribunal General, els gràfics dels galls se semblaven no només perquè compartien trets bàsics de gall, sinó sobretot perquè estaven representats de la mateixa manera molt estilitzada. Les diferències en els elements verbals i decoratius de la marca de la FFF no podien compensar la similitud dels gràfics dels galls malgrat que aquests no eren idèntics. Va subratllar que el fet que les diferències existents no fossin suficients per descartar la similitud visual no significava que els elements no similars fossin ignorats per la Sala de Recursos.
Pel que fa a la comparació conceptual, el Tribunal General va determinar que, atès que ambdues marques es referien al mateix concepte -un gall altament estilitzat i impressionista-, la Sala de Recursos hauria d’haver-les considerat conceptualment idèntiques en lloc d’”altament similars”.
Va observar que l’element verbal FFF no afectaria la percepció conceptual, ja que no se li podia atribuir contingut semàntic, i que les diferències en els detalls d’estilització dels galls no eren decisives. Al seu criteri, una comparació conceptual consistia en avaluar si els signes contenien imatges amb contingut semàntic anàleg. En aquest cas, malgrat les diferències entre els gràfics dels galls, el públic rellevant els percebria com a signes que evoquen el mateix concepte d’un gall altament estilitzat i impressionista.
També, va apreciar que la Sala de Recursos no havia considerat que les marques fossin conceptualment similars simplement perquè contenien una representació del mateix animal, sinó perquè ambdues representaven les característiques bàsiques d’un gall i evocaven el mateix concepte precís i específic: un gall altament estilitzat i impressionista.
En la valoració global del risc de confusió, el Tribunal General va compartir la conclusió de la Sala de Recursos. Va observar que aquesta va valorar les marques en el seu conjunt i les diferències entre elles. Aquestes diferències simplement no eren suficients per descartar el risc de confusió.
En la seva opinió, basant-se en el fet que les marques eren visualment similars en un grau mitjà i conceptualment idèntiques, la impossibilitat de comparar-les fonèticament, la identitat dels productes i el grau mitjà de distintivitat de la marca anterior, existia la probabilitat que el públic rellevant, que tenia un nivell d’atenció mitjà, pogués ser induït a creure, en comprar els productes en qüestió, que aquests provenien de la mateixa empresa o d’empreses vinculades econòmicament.
Cal assenyalar també que el Tribunal General va desestimar l’al·legació de la sol·licitant que la resolució de la Sala de Recursos tenia l’efecte de prohibir, de manera general, l’ús d’una representació d’un gall en un signe compost. El risc de confusió no sorgia del mer fet que les marques contenien una representació d’un gall, sinó de la forma específica en què es representaven els galls.
Finalment, el Tribunal General va recordar a la sol·licitant que la legalitat de les resolucions de l’EUIPO s’ha d’avaluar únicament sobre la base del Reglament de MUE, tal com ho interpreta la judicatura de la UE, i no sobre la base de les resolucions anteriors de l’EUIPO.
Comentari
És interessant veure com el Tribunal General pot estar d’acord amb la resolució i conclusió de l’EUIPO que existeix risc de confusió, però no amb les seves apreciacions sobre el grau de similitud entre les marques. És positiu veure com el Tribunal General fa la seva pròpia avaluació del grau de similitud. En el present cas, també és útil advertir que dues marques han de considerar-se conceptualment idèntiques quan “utilitzen” o “contenen” (i no només quan “consisteixen en”) imatges que evoquen o transmeten el mateix concepte i que els elements addicionals de les marques poden no afectar la percepció conceptual si no se’ls pot atribuir contingut semàntic.
Autor: Emil Edissonov, advocat i soci de Curell Suñol
Foto de Niclas Dehmel a Unsplash.com