27 març Digues-me la teva distintivitat i et diré la teva força
De vegades, quan un client ens encarrega una sol·licitud de registre de marca, ens presenta un signe que, encara que pot ser molt atractiu en termes de màrqueting, gaudeix d’un caràcter distintiu feble.
L’escassa distintivitat d’aquestes marques es deu, principalment, al fet que són descriptives de la qualitat, la quantitat, les característiques, el destí, el tipus o la dimensió dels productes o serveis que pretenen protegir. Cal distingir entre marques merament descriptives (que no són registrables) o marques de distintivitat feble. Per exemple, una marca merament descriptiva seria “pomes espremudes” per a designar suc de poma i una marca feble seria “elixir de pomes” per al referit producte.
Els termes o expressions que es refereixen a les característiques dels productes i serveis, no són apropiables per una sola persona o empresa i han d’estar a disposició dels competidors. Per això, les marques que només consisteixen en aquestes expressions o termes descriptius solen ser rebutjades per les oficines de registre.
Per a aconseguir el registre d’aquestes marques, cal acompanyar les expressions o termes descriptius amb elements denominatius o gràfics addicionals que no tinguin relació amb les característiques dels productes i serveis designats i que confereixin a la marca un cert grau de distintivitat.
No obstant això, encara que siguin concedides, aquestes marques difícilment són oposables del registre i ús de marques de tercers quan aquestes coincideixen o són similars en els elements febles o no apropiables. Aquest ha estat el cas de la recent sentència del Tribunal General de la Unió Europea del 18 de gener de 2023, en l’assumpte T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, que ara analitzem.
El 16 d’abril de 2018, Swami Vidyanand, nacional de l’Índia, va presentar davant l’Oficina Internacional de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) el registre internacional que designa la Unió Europea “YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL” gràfica, per a serveis d’educació, formació, entrenament i activitats esportives i culturals, segons la reproducció següent:
Aquesta sol·licitud de registre internacional va rebre tres oposicions, una d’elles per part de l’empresa nord-americana YAplus d/b/a Yoga Alliance sobre la base de l’existència de risc de confusió amb la marca de la Unió Europea anterior “YOGA ALLIANCE” gràfica, també per a serveis d’educació i formació en ioga, serveis educatius i altres serveis relacionats, reproduïda a continuació:
El 2 d’abril de 2020, la Divisió d’Oposició de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) va estimar l’oposició al·legant identitat i similitud entre els serveis, així com similitud entre els signes comparats. La Divisió d’Oposició va considerar que el caràcter distintiu de la marca oponent és normal malgrat la presència de l’element verbal “YOGA”, el qual es refereix de manera directa als serveis oferts sota la marca oponent.
Posteriorment, el titular de la marca impugnada va presentar recurs davant la Sala de Recurs de l’EUIPO, la qual, a la seva resolució datada del 17 de març de 2021, va anul·lar la decisió de la Divisió d’Oposició en considerar que “YOGA ALLIANCE” per designar serveis relacionats amb la pràctica del ioga té un nivell de distintivitat baix. En aquest cas, la Sala de Recurs va considerar que, no només “YOGA” té un nivell baix de distintivitat, sinó que també “ALLIANCE” fa referència a una associació formada entre entitats per a un benefici comú. Per la qual cosa, el caràcter distintiu d’”ALLIANCE” també és baix en no transmetre una informació específica sobre l’origen comercial del proveïdor del servei.
La resolució de la Sala de Recurs de l’EUIPO va ser recorreguda davant el Tribunal General de la Unió Europea per la part oponent.
El Tribunal General, a la seva sentència 18 de gener de 2023, argumenta que els usuaris de ioga són persones generalment obertes i amb una “orientació internacional”, per la qual cosa és molt probable que coneguin el significat de la paraula “ioga” que és un fenomen mundial de gran popularitat. D’altra banda, el Tribunal argumenta que el vocable “ALLIANCE” és un terme que s’utilitza comunament a la Unió Europea, per tant, existeixi o no la seva equivalència en un determinat idioma europeu, el seu significat serà identificat pel consumidor mitjà de la Unió Europea.
La sentència considera que el públic de la Unió Europea comprendrà el significat dels vocables “YOGA” i “ALLIANCE”, tots dos amb un caràcter distintiu molt escàs o nul.
Respecte al gràfic que conforma la marca anterior, aquest consisteix en un element en forma de flor de lotus que domina el signe juntament amb els elements verbals. El Tribunal General confirma la resolució de la Sala de Recurs en el sentit que, en ser la flor de lotus un símbol molt conegut en el sector del ioga, té un cert caràcter al·lusiu dels serveis protegits.
En relació amb la marca sol·licitada, el Tribunal General també confirma les conclusions de la Sala de Recurs, conforme els elements coincidents “YOGA ALLIANCE” són descriptius. La resta d’elements que conformen la marca sol·licitada, d’acord amb la sentència, també gaudeixen d’un caràcter distintiu feble atesa la seva càrrega al·lusiva. En aquest sentit, la sentència entén que el gràfic en forma de globus es limita a reforçar el concepte de l’element denominatiu “internacional” situat en la part inferior de la marca, que el gràfic en forma de corona és un element decoratiu típic que representa un triomf o èxit, i que el terme “ÍNDIA” es refereix simplement a la situació geogràfica on el proveïdor del servei està establert.
La sentència conclou que, encara que els signes presenten similituds en l’aspecte fonètic i en l’aspecte conceptual, aquestes similituds es basen en elements denominatius desproveïts de caràcter distintiu, per la qual cosa les diferències visuals o gràfiques tenen un major impacte en la valoració del risc de confusió. Per tant, el Tribunal General, en valorar els signes en el seu conjunt, estima la no existència d’un risc de confusió entre les marques, malgrat que els serveis són similars i idèntics.
Ara bé, ens preguntem quin hauria estat el resultat de la sentència si la marca oponent hagués consistit només en l’element verbal “YOGA ALLIANCE”.
Cal considerar que existeixen marques registrades davant l’EUIPO amb l’element “ALLIANCE” i sense cap altre element figuratiu addicional, com per exemple “THE COMPETENCY ALLIANCE”, “WE CARE ALLIANCE”, “CHAIN OF ALLIANCE”, “GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE”, “DEVELPOMENT AND CLIMATE ALLIANCE” o fins i tot “ALLIANCE” de forma aïllada per a designar serveis de subministrament d’informació de recerca mèdica i científica.
Doncs bé, observem que la sentència comentada no sempre coincideix amb el criteri del Tribunal General, ja que en la seva recent sentència d’1 de març de 2023, en l’assumpte T-25/22, HE&ME, va estimar l’existència d’un risc de confusió entre la marca sol·licitada 
per a distingir peces de vestir i la marca anterior “ME” denominativa, marca anterior registrada lal Benelux també per a peces de vestir.
En aquest cas, el Tribunal va considerar que “HE” és descriptiu dels productes, ja que identifica el públic al qual els productes van destinats, concretament, el públic masculí. Mentre que l’element coincident “ME” es refereix a la persona que compra els productes, per la qual cosa no es pot estimar que sigui un element totalment descriptiu dels productes en qüestió.
Amb tot, i no sense despertar uns certs dubtes, el Tribunal estima que existeix un risc de confusió entre “HE&ME” i “ME”, en estar totalment inclosa la marca oponent “ME” dins la marca sol·licitada i en ser els productes coincidents.
Aquest últim cas ens convida a pensar que, si la marca oponent “YOGA ALLIANCE” hagués estat una marca denominativa, sense cap element figuratiu, hi hauria la possibilitat que el Tribunal hagués estimat l’existència d’un risc de confusió amb la marca sol·licitada “YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL” gràfica. No obstant això, cada cas ha de ser valorat en funció de les seves pròpies característiques.
En definitiva, la conclusió general és que com més fantasiosa és una marca, i com més s’allunyi de qualsevol al·lusió a les característiques dels productes i serveis designats, la protecció atorgada serà més gran i la seva funció obstativa, per a impedir el registre o ús de marques similars, serà més eficient.
Autora: Mercè Hernández, Advocada.