13 oct. Batalla de felins: el gat s’ha menjat el tigre
El passat 13 de juliol de 2022 es va posar fi a la llarga batalla legal entre dues de les grans companyies internacionals fabricants de maquinària destinada, entre d’altres, a la indústria dels recursos naturals. En efecte, parlem de la ja famosa contesa entre Caterpillar Inc. i Tigercat International Inc.
Caterpillar Inc., coneguda pel públic general com 
no necessita presentació, i és que qualsevol de nosaltres s’haurà fixat alguna vegada en aquestes pesades i monstruoses excavadores de color groc que ocupen la major part de les obres de construcció d’edificis de les nostres ciutats. Doncs sí, aquesta és part de la maquinària que comercialitza el nostre actor principal, que el 17 de desembre de 2013 va presentar oposició contra la sol·licitud de marca de la Unió Europea “TIGERCAT” de Tigercat International Inc.
Per la seva banda, Tigercat International Inc. és una companyia fundada al Canadà especialitzada en la fabricació de maquinària per al sector de la collita forestal i els seus equips comparteixen amb Caterpillar Inc. un tret fonamental, el color que els identifica. I és que totes dues companyies usen aquest característic color groc.
Probablement aquest fet haurà incomodat a Caterpillar Inc., anterior en el temps en ser fundada fa gairebé 100 anys. No obstant això, el motiu del conflicte actual és la manera en què totes dues companyies es presenten en el mercat, és a dir, mitjançant les marques “CAT” i “TIGERCAT”, respectivament.
Com ja hem avançat, l’any 2013 Tigercat International Inc. va sol·licitar el registre de la paraula “TIGERCAT” com a marca de la Unió Europea per a productes de la classe 7, que podem englobar en el concepte general “equip forestal motoritzat especialitzat”. El desembre d’aquell any, Caterpillar Inc. va presentar oposició de conformitat amb els articles 8, apartat 1, lletra b), i 8, apartat 5, del Reglament sobre la Marca de la Unió Europea (RMUE) en base les seves MUE anteriors “CAT” (denominativa) i 
que cobrien productes de les classes 7 i 12 (entre les quals, les màquines forestals).
El 2019, la Divisió d’Oposició de l’EUIPO va estimar l’oposició íntegrament i Tigercat International Inc. va recórrer la decisió davant la Segona Sala de Recursos de l’EUIPO. El 2020, la Sala de Recursos va desestimar l’apel·lació íntegrament i va concloure que existia risc de confusió de conformitat amb l’article 8.1.b). Posteriorment, Tigercat International Inc. va recórrer davant el Tribunal General.
Si bé la part dispositiva de la sentència del Tribunal General no ens ha sorprès, sí que ens ha semblat rellevant i interessant l’anàlisi i la valoració final realitzada que ha permès arribar al resultat que a continuació revelarem.
Les marques enfrontades “CAT” i “TIGERCAT” són evidentment similars en compartir la seqüència “CAT”, que es correspon amb la totalitat de l’element denominatiu de les marques anteriors. A més, designen productes idèntics de la classe 7. Ara bé, hi ha risc de confusió per al públic rellevant?
Segons el Tribunal General si que n’hi ha, en evidenciar-se un risc d’associació entre els signes, la qual cosa confirma la decisió de la Sala de Recursos de l’EUIPO. Es manté així la denegació de la marca “TIGERCAT” sol·licitada. Però com s’ha arribat a aquesta conclusió?
Evidentment, la similitud de signes i la identitat aplicativa existent deriva, en molts casos, en un risc de confusió i/o d’associació gairebé automàtic, però no sempre és així, atès que s’han de tenir en compte altres factors, sobretot, en casos complexos com l’actual, en el qual el públic rellevant és tècnic i mostra un grau d’atenció elevat.
En aquest sentit, el Tribunal General ha assenyalat que, si bé el públic al qual es dirigeixen tots dos signes és de tipus professional especialitzat i prestarà un grau d’atenció elevat a l’hora de comprar els productes designats, la veritat és que no compararà les marques de manera detallada i es remetrà al record imperfecte que en guarda, per la qual cosa el fet que el grau d’atenció sigui elevat no exclou que pugui existir risc de confusió i/o associació entre els signes.
És en aquest punt i tenint en compte aquest factor que el Tribunal General procedeix a comparar les marques i prendre la seva decisió final. Si bé és indiscutible que les marques són similars en ser visual i fonèticament idèntiques en part, la veritat és que en aquest cas juga un paper fonamental l’aspecte conceptual. Contràriament al mantingut per Tigercat International Inc., el Tribunal General considera que la marca sol·licitada “TIGERCAT” està dividida en dues paraules diferenciades i fàcilment comprensibles pel públic de parla anglesa, “TIGER” i “CAT”, que identifiquen dos felins que tots coneixem. En resposta a les al·legacions de Tigercat International Inc., el Tribunal General assenyala fins i tot que, encara que l’element “CAT” de les marques anteriors pogués ser identificat com una apòcope de “Caterpillar”, aquest significat també seria traslladat a la marca “TIGERCAT”. El fet que les marques anteriors estiguin compostes per l’element denominatiu “CAT” deriva així en una identitat parcial també en el pla conceptual, la qual cosa implica que els signes enfrontats transmetin un missatge molt similar al consumidor.
La conseqüència que el Tribunal General hagi determinat que la marca sol·licitada es divideix en dues paraules amb caràcter distintiu propi, deriva també en què, a l’hora d’analitzar la marca sol·licitada “TIGERCAT”, s’hagi conclòs que, en contra del mantingut pel sol·licitant, cap de les dues paraules és l’element dominant del signe i que “TIGER” i “CAT” són elements distintius amb el mateix pes dins del conjunt del signe, per la qual cosa el públic prestarà la mateixa atenció a cadascun d’ells.
Aquesta circumstància és de summa importància, atès que desplaça la doctrina jurisprudencial que assenyala que, en la majoria dels casos, l’element inicial d’un signe és el dominant, per ser el que primer capta l’atenció del públic i, en conseqüència, el que principalment determina si existeix o no risc de confusió i/o associació.
Tot l’anterior deriva en què el Tribunal General hagi resolt que ens trobem davant de marques parcialment idèntiques en els seus elements principals i distintius “CAT”, les quals designen productes idèntics. A això hem de sumar que el Tribunal confirma el renom de les marques “CAT” anteriors per a productes de la classe 7, per la qual cosa, encara que el públic pugui mostrar un grau d’atenció elevat a l’hora de comparar les marques, es resol que aquest associarà els signes i erròniament creurà que la marca sol·licitada “TIGERCAT” és una derivació de les marques anteriors “CAT” o que els productes designats per la marca sol·licitada corresponen a una de les diferents línies de productes comercialitzades pel titular de les marques anteriors, amb el que això pugui suposar d’aprofitament de l’esforç empresarial aliè. Per tot això, es dictamina la incompatibilitat de les marques.
Per acabar, el Tribunal General indica que, en contra del mantingut per Tigercat International Inc., no s’han aportat proves suficients que demostrin que les marques enfrontades han coexistit de manera pacífica en el mercat, per la qual cosa l’al·legada coexistència de les marques no es pot tenir en compte.
El més rellevant d’aquest assumpte i on hem de centrar la nostra atenció és en la valoració de l’aspecte conceptual i la importància que li atorga el Tribunal General. Com s’ha pogut veure, el nivell conceptual és determinant a l’hora de comparar marques i és capaç d’influenciar de manera decisiva l’estudi dels aspectes visual i fonètic, així com la identificació dels elements distintius i dominants dels signes. El pla semàntic pot arribar a ser determinant i decidir el destí d’una marca.
Autor: Albert Olea, Advocat