17 maig Desafiant la gravetat: la forma 3D de la “Moon Boot” ja no actua com a marca registrada
Les formes 3D singulars aplicades als productes poden servir per a identificar una marca i prova d’això és que, independentment de qualsevol altra marca que aparegui en les formes, tothom reconeix l’ampolla de Coca-Cola, la rajola de xocolata Toblerone o la pila Duracell.
No obstant, registrar marques tridimensionals pot ser difícil ja que, sovint, les formes son intrínseques als productes i, per tant, el llindar de la distintivitat d’una marca tridimensional podria ser més alt que per a altres tipus de marca (encara que, en teoria, no hauria de ser així). La forma en 3D ha de diferir d’altres formes existents per als productes del mercat i ser reconeguda com una insígnia única d’origen dels productes als ulls del públic pertinent.
La bota comercialitzada sota la marca “Moon Boot” (Tecnica Group SpA) compta amb una llarga i continua presència en el comerç, essent a dia d’avui una de les botes més populars del mercat. Per tant, com és possible que una icona així hagi perdut la seva protecció jurídica com a marca 3D?
L’any 2017, l’empresa suïssa Zeitneu GmbH va presentar una sol·licitud de declaració d’invalidesa del registre de marca 3D sobre la forma de la bota de Tecnica Group SpA, segons reproducció a sota (MUE núm. 010168441) , en virtut de l’article 59(1)(a) i l’article 7(1)(b), (c), (d) i (e) de l’EUTMR. L’any 2019, la Divisió de Cancel·lació va declarar la invalidesa de la marca perquè es va considerar que no era distintiva en relació amb els productes de la classe 25, ja que la forma “L” de la marca tridimensional era típica de les botes i no hi havia prou distinció per individualitzar la marca d’altres productes similars als ulls del públic pertinent.
La Primera Sala de recursos de l’EUIPO va confirmar aquesta decisió, declarant que, com que la marca disputada no s’allunya significativament de tots els models de botes après-ski, no té caràcter distintiu. Tecnica Group SpA va presentar recurs d’apel·lació davant del Tribunal General al·legant la violació de l’apartat 1 de l’article 7 i l’apartat 3 de l’article 7 del Reglament núm. 2017/1001 (entre altres al·legacions).
La decisió del Tribunal General va confirmar que, perquè una forma sigui registrable com a marca, ha de ser d’alguna manera distintiva del producte del seu titular. La forma ha de sortir significativament de la norma o els costums del sector, de manera que permeti als consumidors identificar els productes només per la seva aparença i, per tant, complir la seva funció essencial d’indicar l’origen comercial.
Es conclou que, basant-se en l’evidència, la forma de les botes comercialitzades sota la marca “Moon Boot” no es perceben com un producte d’una empresa concreta. Moltes altres empreses venen variants similars del producte que normalment estan disponibles en el mercat i, per tant, no permet constatar que la marca, en el seu conjunt, s’aparta significativament de les formes habituals del sector, concloent que ja no és adequat que Tecnica Group SpA mantingui drets d’exclusivitat sobre la forma.
També és important destacar que el Tribunal General ha sostingut que el fet que les botes comercialitzades sota la marca “Moon Boot” tinguin reputació en el mercat de la UE no significa automàticament que la seva forma hagi adquirit un caràcter distintiu a través de l’ús. Encara que el renom només ha de demostrar-se en una part substancial del territori de la Unió, la distintivitat adquirida ha de demostrar-se per a tota la Unió.
Aquesta decisió planteja la qüestió de si val la pena protegir una forma 3D com a marca comercial a la UE, perquè les estadístiques demostren que la denegació de les marques tridimensionals és el resultat més probable.
De fet, és un repte demostrar que els consumidors perceben les formes com una indicació de l’origen comercial dels productes, ja que, en general, els consumidors no es basen tant sols en les formes per identificar qui està venent els productes i, molt probablement, depenen del nom de marca o del logotip dels productes.
En definitiva, el fet que les formes siguin difícils de registrar és una realitat. Per exemple, Lego i els seus famosos blocs de construcció o Nestlé i el seu popular Kitkat no han pogut obtenir registres per a les seves conegudes formes.
Esteu interessats en la protecció registral d’una marca consistent en una forma 3D? No volem dissuadir-vos, però serà una fita difícil. No obstant això, no és impossible: us heu d’assegurar que la forma s’allunya significativament de la norma i/o els costums del sector (i no ve imposada per cap requisit tècnic o funcional). Per últim i no menys rellevant, establiu un sistema de vigilància per tal de detectar l’ús no autoritzat per part de tercers de la mateixa forma, o d’una forma similar, i combateu-lo amb fermesa; així evitareu que l’exclusivitat i el poder d’atracció de la vostra marca 3D es dilueixin.
Si voleu accedir al text complet de la decisió, el trobareu en el següent enllaç:
Autora: Isabela Robledo McClymont