20 oct. El Tribunal General aporta una definició diferent del risc de confusió per a les marques de certificació
Introducció
En la seva recent sentència de 11/10/2023, relativa a un altre conflicte entre les marques HALLOUMI (marca de certificació nacional) i GRILLOUMI (marca de la UE), el Tribunal General de la UE ha elaborat una nova definició del risc de confusió per als casos en què la marca anterior és una marca de certificació.
Preliminar
La Directiva de la UE sobre marques [Directiva (UE) 2015/2436] defineix una “marca de certificació” com una marca que es descrigui com a tal en el moment de la sol·licitud i que sigui adequada per distingir els productes o serveis que el titular de la marca certifica pel que respecta al material, el mode de fabricació dels productes o de prestació dels serveis, la qualitat, la precisió o altres característiques dels productes i serveis que no posseeixin aquesta certificació [article 27, lletra a)]. El Reglament sobre la MUE [Reglament (UE) 2017/1001] conté essencialment la mateixa disposició per a les marques de certificació de la Unió [article 83, apartat 1].
Segons el TJUE, el risc de confusió és el risc que el públic pugui creure que els corresponents productes o serveis procedeixen de la mateixa empresa o d’empreses vinculades econòmicament (Canon, §29).
Però en examinar si existeix risc de confusió amb una marca de certificació anterior, s’aplica el criteri basat en l’origen comercial, tenint en compte que la funció essencial de les marques de certificació difereix de la de les marques individuals? Aquesta ha estat la qüestió principal a resoldre pe part del Tribunal General en la seva recent sentència de 11/10/2023, Xipre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI), T-415/22, ECLI:EU:T:2023:615.
Antecedents del litigi
La societat sueca Fontana Food AB va presentar una sol·licitud de registre de marca de la UE per a la denominació GRILLOUMI en relació amb serveis de subministrament d’aliments i begudes, serveis de cafeteria i restaurants (classe 43).
La República de Xipre va formular oposició basant-se, entre d’altres, en les marques denominatives de certificació xipriotes XAΛΛOYMI HALLOUMI, registrades per a producte lacti i, en concret, per a formatge en capes conegut com halloumi fresc i madur (classe 29). Es va basar en l’article 8, apartat 1, lletra b), i apartat 5, del Reglament sobre la MUE, és a dir, en risc de confusió i en perjudici a marca de renom.
A nivell de l’EUIPO, la Divisió d’Oposició va desestimar l’oposició i la Quarta Sala de Recurs va desestimar el subsegüent recurs. Segons el parer de la Sala de Recurs, només existeix risc de confusió si el públic pertinent pot ser induït a error pel que fa a l’origen comercial dels productes designats per la marca sol·licitada. Va considerar, en essència, que no existia risc de confusió entre les marques i que la República de Xipre no havia demostrat que les seves marques anteriors gaudissin de renom.
La República de Xipre va interposar recurs davant el Tribunal General sol·licitant l’anul·lació de la resolució de la Sala de Recurs de l’EUIPO.
El Tribunal General desestima el recurs.
Respecte dels productes i serveis, declara que la Sala de Recurs havia considerat encertadament que el grau de similitud era baix, ja que els productes de la classe 29, inclòs el formatge, s’utilitzen necessàriament en el servei de menjars i begudes i que, per tant, existeix una connexió complementària entre ells.
En relació amb la comparació de les marques, el Tribunal considera que el grau de similitud ha de qualificar-se de baix.
Sobre el caràcter distintiu de les marques anteriors, compostes exclusivament pels termes “halloumi”, en caràcters llatins, i “χαλλούμι”, en caràcters grecs, considera que són descriptives de les característiques i de l’origen del producte que designen (formatge halloumi). Per tant, només tenen un escàs caràcter distintiu intrínsec i l’existència d’un caràcter distintiu reforçat ha de ser rebutjada.
En l’apreciació del risc de confusió, considera que per a entendre el que s’ha de tenir per “risc de confusió” en aquest cas ha de tenir-se en compte la funció essencial de la marca de certificació. Declara que, si el públic pertinent creu que els productes designats per la marca sol·licitada estan certificats pel titular de la marca de certificació anterior, existeix risc de confusió en el sentit de l’article 8, apartat 1, lletra b), del Reglament sobre la MUE.
Amb tot, conclou que la Sala de Recurs de la EUIPO no havia aplicat un criteri incorrecte, basat en l’origen comercial, i va encertar de ple en declarar que no existeix risc de confusió entre les marques.
Comentari
El Tribunal General ofereix una nova definició del risc de confusió per als casos en què la marca anterior és una marca de certificació: el risc que el públic pugui creure que els productes designats per la marca posterior estan certificats pel titular de la marca de certificació anterior. Desenvolupa la seva apreciació anterior en la sentència de 08/12/2021, Xipre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI), T-556/19, EU:T:2021:864, segons la qual el risc de confusió ha d’entendre’s -per analogia amb les normes que regulen les marques col·lectives- com el risc que el públic pugui creure que els productes o serveis designats per les marques anteriors i els designats per la marca sol·licitada procedeixen tots de persones autoritzades pel titular d’aquestes marques anteriors a utilitzar-les o, si és el cas, d’empreses vinculades econòmicament a aquestes persones o a aquest titular (§29).
Creiem que la nova definició és més clara i suposa un pas endavant.
Autor: Emil Edissonov, advocat.
Photo by Anastasia Belousova on Pexels.