28 març Coinbase vs bitFlyer: els criptointercanvis lluiten per la marca coinbase a la UE
Batalla per Coinbase – el Tribunal General recorda a l’EUIPO que, per apreciar la mala fe, ha de tenir en compte totes les circumstàncies de fet pròpies del cas que existien a l’hora de presentar la marca impugnada
El Tribunal General de la Unió Europea no va donar la raó a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) [cosa que no passa cada dia] en la seva recent sentència de 22 de març de 2023, pronunciada en l’assumpte Coinbase/EUIPO – Coinbase Global (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156. En canvi, va estimar les pretensions de Coinbase, Inc., empresa nord-americana que opera una de les plataformes més grans de comerç de criptodivises, Coinbase, fundada el 2012 amb la idea que qualsevol persona, en qualsevol lloc, hauria de ser capaç d’enviar i rebre la criptodivisa Bitcoin de manera fàcil i segura.
Antecedents del cas
El 3 de febrer de 2016, l’empresa japonesa bitFlyer Inc, que opera la plataforma de comerç de criptodivises bitFlyer [núm. 1 en volum de comerç de Bitcoin al Japó des del 2017], va presentar la marca internacional nº 1308248 “coinbase” (denominativa) en relació amb productes i serveis de les classes 9, 35, 36, 38 i 42.
El 29 de juny del 2018, Coinbase, Inc. va presentar davant l’EUIPO una sol·licitud de nul·litat contra la designació UE de la marca “coinbase” contra tots els productes i serveis. Els motius de nul·litat invocats van ser els contemplats a (i) l’article 60.1.a) del Reglament sobre la Marca de la Unió Europea 2017/1001, en relació amb l’article 8.1.b) [risc de confusió], sobre la base, entre d’altres, de la marca internacional anterior núm. 1216587 COINBASE (denominativa), a les classes 9, 36 i 42, i (ii) l’article 59.1.b) [mala fe]. Per sustentar la seva al·legació de mala fe, Coinbase, Inc. va al·legar, en essència, que bitFlyer Inc. coneixia o hauria d’haver conegut el seu ús intens anterior de la marca COINBASE als EUA i la UE per a un programa d’ordinador (software) que permet el comerç amb la criptomoneda Bitcoin.
La Divisió d’Anul·lació de l’EUIPO va acordar la nul·litat de la marca impugnada en relació amb els productes i serveis idèntics i similars per l’existència de risc de confusió en el públic. Va desestimar la nul·litat en relació amb els productes i serveis no similars. En particular, va considerar que Coinbase, Inc. no havia presentat proves concretes i convincents que bitFlyer Inc. hagués actuat de forma deshonesta en sol·licitar la marca impugnada.
Coinbase Inc. va recórrer la resolució. En el seu escrit amb els motius del recurs, va limitar l’abast del recurs als productes i serveis per als quals s’havia rebutjat la nul·litat.
La Quarta Sala de Recurs de l’EUIPO va desestimar el recurs. Va assenyalar que l’abast del recurs es limitava a determinar si hi havia mala fe en relació amb el fet que bitFlyer Inc. hagués sol·licitat la marca per a productes i serveis no similars. Va considerar que no hi havia res a l’expedient que permetés concloure que, en relació amb els productes i serveis no similars objecte del recurs, bitFlyer Inc. tingués intencions deshonestes i intentés deshonestament bloquejar un ús legítim de la marca per part d’un competidor, com Coinbase , Inc.
Coinbase Inc. va interposar recurs davant del Tribunal General.
Les apreciacions del Tribunal General
El Tribunal General va recordar que la jurisprudència del TJUE estableix que, per tal de determinar si un sol·licitant actua de mala fe, s’han de prendre en consideració tots els factors pertinents específics del cas concret que existien a l’hora de presentar la sol·licitud de marca de la UE (sentència de 11 de juny de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartat 53) [§34].
Va afegir que també es poden tenir en compte l’origen del signe impugnat i el seu ús des de la seva creació, la lògica comercial subjacent a la presentació de la sol·licitud de registre d’aquest signe com a marca de la Unió i la cronologia dels esdeveniments que van conduir a aquesta presentació (sentència de 16 de desembre de 2020, Pareto Trading/EUIPO – Bikor i Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH), T-438/18, EU:T:2020:630, apartat 21) [§35].
En aquest context, el Tribunal es va preguntar si la Sala de Recurs de l’EUIPO havia pres correctament en consideració tots els factors pertinents propis del cas que existien en el moment de la presentació de la marca impugnada [§36].
A aquesta pregunta va respondre negativament perquè la valoració de mala fe de la Sala de Recurs només es referia als productes i serveis no similars [§39 i 40].
Tot i que el recurs davant la Sala de Recurs es limités als productes i serveis no similars, per tenir en compte tots els factors pertinents propis del cas a l’hora de valorar la mala fe, de conformitat amb la jurisprudència, la Sala de Recurs hi hauria d’haver pres en consideració els productes i serveis semblants. Aquests formaven part dels productes i serveis sol·licitats per bitFlyer Inc. a l’hora de presentar la marca impugnada. Per tant, l’apreciació de la mala fe per part de la Sala de Recurs hauria d’haver abastat també els productes i serveis similars i les proves que hi són relatives [§38].
En no incloure els productes i serveis similars en la seva valoració de la mala fe, la Sala de Recurs no va prendre degudament en consideració, en l’apreciació global de la mala fe, tots els factors pertinents específics del cas que existien a l’hora de presentar la marca impugnada, com exigeix la jurisprudència. Per tant, la seva apreciació estava viciada per un error [§51-53].
En conseqüència, el Tribunal General va estimar el recurs de Coinbase, Inc. i va anul·lar la resolució de la Sala de Recurs. Però l’assumpte no s’ha acabat. Ara correspon a la Sala de Recurs de pronunciar-se de nou sobre la nul·litat d’acord amb la sentència comentada.
Comentari
Estem d’acord amb les apreciacions del Tribunal General. De la jurisprudència es desprèn que, a l’hora d’apreciar la mala fe, l’EUIPO (o els tribunals nacionals) han de tenir en compte totes les circumstàncies de fet rellevants tal com es presentaven en el moment en què es va sol·licitar la marca impugnada; aquest moment és decisiu (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, §35). El que ha de ser decisiu no és l’abast del recurs (que sembla lògic, atesa la nul·litat parcial), limitat anys després de la presentació de la marca impugnada, sinó la intenció del titular amb tots els productes i serveis sol·licitats en el seu moment i que el sol·licitant de la nul·litat pretenia invalidar la marca impugnada íntegrament.
Aquest cas ens recorda l’assumpte Stylo & Koton (sentència del TJUE de 12 de setembre de 2019, C-104/18, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, citada, per cert, per la Sala de Recurs a la seva resolució, ara anul·lada), en què tant l’EUIPO com el Tribunal General van considerar que no hi havia mala fe per als serveis no similars. En aquest assumpte Stylo & Koton, el TJUE va anul·lar la sentència del Tribunal General i la resolució de la Sala de Recurs de l’EUIPO. Va considerar, en essència, que no és menys cert que la recurrent va sol·licitar la nul·litat de la marca impugnada en la seva totalitat i que, per tant, aquesta sol·licitud de nul·litat havia de ser examinada valorant la intenció del coadjuvant en el moment en què aquest va sol·licitar, per a diversos productes i serveis, inclosos els productes tèxtils, el registre d’una marca de la Unió que incloïa l’element denominatiu i figuratiu ja utilitzat per la recurrent per a productes tèxtils [§61]. Després, la Sala de Recurs de l’EUIPO va declarar l’existència de mala fe per a tots els serveis impugnats, fins i tot en absència de risc de confusió.
Autor: Emil Edissonov, Advocat.
Photo by Jonathan Borba on Unsplash.com