25 gen. Gir en l’assumpte Inditex vs. Buongiorno?
Límit de l’ús referencial de la marca d’un tercer
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acaba de donar resposta a la qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem en el marc d’un procediment d’infracció de la marca ZARA que es debat als tribunals espanyols des de fa més de 10 anys. De fet, ha passat tant de temps des que el procés va començar que la interpretació del precepte invocat com a defensa ha patit [significants] canvis. Irònicament, potser la nova redacció més àmplia del precepte a la Directiva 2015/2436 ha motivat una interpretació restrictiva del que contenia l’anterior Directiva 2008/95, la qual cosa pot provocar que la balança es decanti finalment a favor d’Inditex, part que fins ara havia perdut en totes les instàncies.
Una mica de context
L’any 2010, l’empresa de subscripció de serveis en línia i mòbils Buongiorno MyAlert va llançar una campanya publicitària en la qual, per a la contractació d’un dels seus serveis, el públic entrava en un sorteig de 1.000 € en efectiu, tot i que seguidament indicaven “m’agradaria gastar-los així: 1.000 euros ZARA targeta regal”. Aquesta promoció es va publicar en bàners de pàgines web i a les xarxes socials, reproduint la marca ZARA tant en la seva versió denominativa com en la representació d’una “targeta regal”.
Inditex va presentar una demanda per infracció de la seva famosa marca prop del Jutjat Mercantil de Madrid, però ni el Jutjat Mercantil ni l’Audiència Provincial de Madrid van acollir les pretensions de la demandant en considerar que entrava en joc el límit de l’article 6.1.c) de la Directiva 2008/95, transposat a l’article 37.1.c) de la Llei de Marques espanyola (LM), que és el marc legal aplicable en aquest cas per qüestions temporals.
La legislació marcària estableix unes limitacions al titular de la marca registrada per prohibir l’ús d’aquesta per part de tercers, i aquí està el dubte: ¿què és un ús lícit i què no ho és?
La qüestió prejudicial – límit de l’ús referencial.
En un primer moment, el Tribunal Suprem va apreciar que resultava d’aplicació la mateixa excepció de l’article 37.1.c) LM (en relació amb l’article 6.1.c) de la Directiva 2008/95), tanmateix, després de dictar sentència la va anul·lar i va remetre una qüestió prejudicial al TJUE, a la qual s’acaba de donar resposta.
El TJUE va reformular la qüestió de la següent manera:
L’article 6, apartat 1, lletra c) de la Directiva 2008/95 ha d’interpretar-se en el sentit que es refereix a qualsevol ús de la marca en el tràfic econòmic per un tercer, conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial o comercials, als efectes de designar productes o serveis com corresponents al titular d’aquella marca o de fer referència a aquests, o únicament a un ús de la marca que sigui necessari per indicar el destí d’un producte comercialitzat o d’un servei ofert per aquell tercer?
Segons el TJUE, l’abast de l’article 6.1.c) de la Directiva 2008/95 és més limitat que el seu equivalent en la Directiva 2015/2436, és a dir, l’article 14.1.c). Tenint en compte la jurisprudència en la matèria, el context i la voluntat de la Comissió en redactar una i altra Directiva, el TJUE ha conclòs que l’àmbit d’aplicació de l’article 6.1.c) comprèn, únicament, l’ús de la marca a efectes de designar productes o serveis corresponents al titular d’aquesta marca o de fer referència a aquests, tan sols, quan aquesta referència sigui necessària per a indicar el destí d’un producte o servei d’aquest tercer.
Aquesta interpretació podria resultar favorable als interessos d’Inditex, la qual ha defensat en tot moment que no resultava d’aplicació el límit invocat pel demandat. Sempre ha al·legat que l’ús no era necessari ni s’havia realitzat segons les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial per diverses raons: la marca ZARA no es va utilitzar per identificar el premi (que no era una targeta regal, sinó una quantitat de diners en efectiu), sinó com a esquer publicitari. De fet, no existeixen les targetes regal de ZARA per aquest import. Per tant, no existia cap vincle funcional i/o necessari entre la marca ZARA i el premi de Buongiorno.
No obstant, l’última paraula la tindrà el nostre Tribunal Suprem, que, si confirma que l’assumpte té interès cassacional, que existeix infracció i que no resulta d’aplicació el límit de l’article 37.1.c) LM en els termes descrits pel TJUE, l’assumpte podria donar un tomb de 180º.
Com dèiem, curiosament, el transcurs dels anys hauria jugat a favor d’Inditex, perquè l’ampliació del límit referencial de la Directiva 2015/2436 reflecteix la voluntat i necessitat del legislador d’ampliar un concepte jurídic que era més restrictiu. I aquest extrem potser no s’hauria pogut arribar a valorar sense la perspectiva que han ofert el pas del temps i la nova legislació. És aquest criteri més restrictiu que, segons el TJUE, imperava el 2010 el que haurà d’aplicar-se ara per part del Tribunal Suprem.
Voldríeu fer servir la marca d’un tercer, però no sabeu si és un ús emparat per la llei? Un tercer utilitza la vostra marca sense la vostra autorització? A Curell Suñol estarem encantats d’estudiar el vostre assumpte i assessorar-vos. No dubteu a contactar amb nosaltres!
Autora: Sílvia Oliver Codina, advocada a Curell Suñol
Trobareu la resposta del TJUE en el següent enllaç.
Photo by: Highlight ID & Claire Abdo on Unsplash.com