01 febr. Les marques de Banksy: riurà bé, qui riurà darrer
Context
El novembre de 2021 us anunciàvem des del blog de Curell Suñol que Banksy va perdre la seva marca de la UE núm. 12575155 
(el llançador de flors) i, posteriorment, en un altre article de febrer del 2022, us dèiem que el malson seguia perquè n’hi van anul·lar unes altres, totes elles sol·licitades a nom de Pest Control Office Limited (Pest Control), que actua com a representant legal de Banksy per evitar que es faci pública la seva identitat. Doncs bé, dels 15 registres de marca presentats davant l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) a nom de l’esmentada societat consistents en dibuixos de Banksy, 7 han estat objecte d’accions de nul·litat interposades per Full Colour Black Limited (Full Colour Black) i ara ens volem centrar en el camí que ha seguit la marca de la UE núm. 17981629 
, l’única on el titular ha interposat un recurs perquè no es va conformar amb la seva anul·lació.
L’inici de la història és molt similar al que ja us vam explicar. Banksy va representar per primera vegada el seu mico amb un taulell d’anuncis al coll on s’hi llegia la frase “Laugh now, but one day we’ll be in charge” [Riu ara, però un dia manarem nosaltres] l’any 2002, quan un club nocturn de Brighton va encarregar-li l’obra. Des d’aleshores la imatge, que l’EUIPO considera “possiblement la més icònica i famosa de les seves obres”, ha servit de base per innombrables obres d’art, inclosa una versió que es va vendre per 2.9 milions de dòlars.
Pest Control va sol·licitar la marca de la UE núm. 17981629 el mes de novembre de 2018, registre que va concedir-se el juny del 2019. Full Colour Black va instar la nul·litat de la citada marca el novembre del 2019, tal com va fer en el cas del “llançador de flors”, entre d’altres. El resultat va ser el mateix i, el 18 de maig del 2021, la Divisió d’Anul·lació de l’EUIPO va estimar la demanda de nul·litat en considerar que la sol·licitud de marca s’havia presentat de mala fe perquè mai hi havia hagut la intenció d’usar-la i el seu titular pretenia eludir certes limitacions de la legislació en matèria de drets d’autor, és a dir amb els mateixos arguments que vam posar de manifest en els nostres anteriors articles.
Per què aquest cas és digne d’explicar?
Doncs bé, el 19 de juliol de 2021, Pest Control va interposar recurs contra aquella decisió desfavorable i el 25 d’octubre del 2022 la 5ª Sala de Recurs de l’EUIPO emet una resolució que deixa sense efecte la nul·litat, pronunciant-se no només sobre l’absència de mala fe, sinó també sobre el caràcter distintiu i no descriptiu de la marca, que Full Colour Black qüestionava en la sol·licitud de nul·litat.
Sobre la distintivitat de la marca
La 5ª Sala de Recurs rebutja aquests dues últimes al·legacions donat que no troba evidències suficients per sostenir-les. El signe impugnat, que consisteix en la representació d’un simi que duu una pancarta en blanc, no és un simple element decoratiu que passarà desapercebut, sinó més aviat una combinació inusual d’elements, que és cridanera i que els consumidors tindran present. De la mateixa manera, la Sala considera que el fet que la marca estigui protegida pel dret d’autor tampoc no suposa un obstacle per a la seva protecció com a marca ni la converteix en descriptiva. Així, la Sala entén que una mateixa obra d’art pot estar protegida com a obra creativa original pel dret d’autor i com a indicador d’un origen comercial pel dret de marques. Són drets exclusius diferents, basats, d’una banda, en el caràcter original d’una creació, i de l’altra, en la capacitat que pugui tenir com a signe per distingir la procedència comercial de productes i serveis.
Sobre l’ús
A l’hora d’examinar la intenció d’utilitzar la marca com a tal, la Sala destaca que, en aquest cas, l’acció de nul·litat va interposar-se mig any després del registre de la marca, la qual encara estava, per tant, dins del període de gràcia de cinc anys establerts per a l’obligació d’usar-la. El titular d’una marca és lliure de decidir quan començar a fer servir les seves marques registrades (dins dels esmentats cinc anys) i la Sala determina que les circumstàncies generals no permeten suposar que no hi hagués una intenció d’ús de la marca.
En un altre ordre de coses, el fet que l’obra d’art es fes pública permetent-se la seva còpia i ús en determinades circumstàncies (no comercials) i també el fet que algun tercer l’hagués utilitzat com element decoratiu en els seus productes de merchandising no determinen una manca d’intenció d’ús de la marca per part del titular del registre quan es va sol·licitar.
Arribats a aquest punt, i sobre la pretensió que la sol·licitud de marca s’hagués presentat amb l’únic propòsit d’impedir que tercers poguessin utilitzar l’obra protegida quan anteriorment s’havia tolerat un cert ús, la Sala considera que qualsevol propietari de drets d’autor pot retirar el permís d’usar la seva obra i que això també es pot fer segons la legislació marcària un cop l’obra s’ha registrat com a marca. D’altra banda, l’objectiu del registre de marques és justament el d’impedir que tercers puguin usar-les sense el consentiment del titular i no implica cap mala fe per part d’aquest.
Sobre el copyright
Respecte de les declaracions prèvies fetes pel propi Banksy segons les quals el copyright és “per a perdedors”, la Sala fa la distinció (correcta al nostre parer) entre la seva llibertat d’expressió (que és un dret fonamental) com a individu i la intenció corporativa del titular de la marca, Pest Control. Per tant, aquestes declaracions no són suficients per establir que no hi ha una intenció d’usar la marca.
Finalment, sobre l’argument que la sol·licitud es va presentar de mala fe amb l’objectiu d’eludir certes limitacions del dret d’autor, la Sala considera que el fet que el dret d’autor doni una protecció finita (70 anys després de la mort de l’autor) mentre que en el dret de marques la protecció pugui ser, en principi, indefinida, no implica que la sol·licitud d’una marca consistent en una creació protegida pel dret d’autor sigui il·lícita, ni busqui esquivar cap restricció d’aquesta legislació i, per tant, no indica l’existència de mala fe.
A més, pel que fa a la suposició que la necessitat de romandre anònim va ser la raó de Banksy per preferir la protecció de les seves obres com a marca que a través dels drets d’autor, fins i tot entenent que fos correcta, no pot fer-nos concloure que el titular no tenia intenció d’utilitzar la marca quan la va sol·licitar. Sigui com sigui, la decisió de la Sala de Recurs també és clau per a l’interès de Banksy de no revelar la seva identitat, una fita extraordinària després de tants anys. Aquest és sens dubte un dels aspectes més positius de la seva victòria, ja que podrà seguir a l’ombra tot defensant els seus drets.
En suma, la 5ª Sala de Recurs estima el recurs interposat per Pest Control i deixa sense efecte la resolució anterior, confirmant el registre de la marca de la UE núm. 17981629 i condemnant Full Colour Black a pagar les costes dels diferents procediments. Les paraules que el mico duia a la pancarta durant la seva primera aparició [Riu ara, però un dia manarem nosaltres] s’han acabat complint perquè ja ho diu la dita popular: Riurà bé, qui riurà darrer.
Autora: Berta Benet, Advocada
Notes: